駁回覆審案件中是否應考慮商標的知名度？看看「小愛同學」商標案

　　在商標駁回覆審案件中，進行商標近似判定時是否應考慮商標的知名度？圍繞第29997100號「小愛同學」商標（下稱訴爭商標）展開的商標申請駁回覆審行政糾紛一案，北京市高級人民法院日前作出的終審判決給出了答案。

　　北京市高級人民法院指出，商標申請駁回覆審案件為單方程序，引證商標權利人不可能作為訴訟主體參與到該程序中，有關引證商標知名度的證據因而在該程序中無法得以出示。在缺乏對涉案商標相關情況進行充分舉證和辯論的情況下，商標的知名度實際上無法予以考慮，否則將有違程序的正當性。

　　據了解，小米科技有限責任公司（下稱小米公司）於2018年4月2日提交訴爭商標的註冊申請，指定使用在成品衣、遊泳衣等第25類商品上。經審查，原國家工商行政管理局商標局（下稱原商標局）認為訴爭商標與第25709067號「小愛同學」商標（下稱引證商標一）、第25719622號「小愛同學」商標（下稱引證商標二）構成使用在一種或類似商品上的近似商標，決定駁回訴爭商標的註冊申請。

　　小米公司不服原商標局作出的駁回決定，向國家知識產權局申請覆審，主張訴爭商標與兩件引證商標未構成使用在同一種或類似商品上的近似商標，且引證商標二的註冊申請已被駁回；訴爭商標經過使用已經形成穩定的市場秩序，能與兩件引證商標相區分；訴爭商標及其產品已被廣大消費者所熟知，使用在小米公司名下，相關公眾可分辨商品來源。

　　據了解，引證商標一的申請日期為2017年8月4日，初審公告日期為2018年4月27日。

　　國家知識產權局經審理認為，訴爭商標與引證商標一均為中文「小愛同學」，二者文字構成、呼叫相同，同時使用在成品衣等同一種或類似商品上，容易使相關公眾認為是系列商標或存在關聯性聯想，進而混淆商品來源，故訴爭商標與引證商標一已構成使用在同一種或類似商品上的近似商標，而小米公司並未提交證據證明訴爭商標經使用已產生足以與引證商標一相區分的顯著特徵，從而不致與引證商標一相混淆。綜上，國家智慧財產權作出駁回訴爭商標註冊申請的覆審決定。

　　小米公司不服，繼而向北京智慧財產權法院提起行政訴訟，主張引證商標一是對其「小愛同學」商標的惡意搶註，引證商標一目前權利狀態不穩定，懇請法院中止審理；「小愛同學」經過使用，已經具有較高的知名度和美譽度，與小米公司建立了唯一對應關係。庭審中，小米公司明確表示對訴爭商標指定使用商品與引證商標一核定使用的商品構成同一種或類似商品沒有異議，對訴爭商標與引證商標一構成近似商標亦沒有異議。

　　北京智慧財產權法院經審理認為，訴爭商標與引證商標一構成使用在同一種或類似商品上的近似商標，截至該案開庭審理時對於引證商標一穩定性尚無定論，不屬於中止審理的當然依據，引證商標一仍構成訴爭商標獲準註冊的障礙。綜上，法院一審判決駁回小米公司的訴訟請求。

　　小米公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。

　　北京市高級人民法院經審理認為，小米公司主張引證商標一目前處於效力待定狀態，申請該案中止審理，但是直至該案二審審理過程中，小米公司並未舉證證明引證商標一已經被確認無效，故引證商標一仍然構成訴爭商標申請註冊的在先權利障礙。同時，小米公司提交的證據不足以證明訴爭商標經過在指定商品上的使用、宣傳，已經具有較高知名度，不致與引證商標一發生混淆、誤認。綜上，法院終審駁回小米公司上訴，維持一審判決。（王國浩）

　　行家點評

　　趙虎 北京市中聞律師事務所 合伙人、律師：在商標申請駁回覆審案件中，不應考慮商標的知名度，筆者認為原因有以下幾點：

　　第一，在商標申請駁回覆審案件考慮及比對訴爭商標與引證商標的知名度，沒有法律依據。根據商標法規定，在民事侵權或者商標異議、無效宣告程序中涉及馳名商標的案件，應該考慮訴爭商標的知名度，並根據知名度的大小作出相關裁判。而在商標申請駁回覆審案件中，法律沒有規定何種情況下需要考慮訴爭商標的知名度。

　　第二，知名度的大小是一種對比關係，在缺少一方參與的情況下，無法進行對比。知名度大小的考量一般發生在存在兩個或者兩件商標存在爭議的案件中，如訴爭商標曾經使用過，與沒有使用和沒有宣傳的商標相比有一定的知名度，這時還不能作出判斷，需要再比對發生排斥關係的兩件或者多件商標，或許其他商標也具有一定知名度，甚至知名度高於訴爭商標。而當考量知名度時，知名度的相對高低會對案件的判斷產生影響。在商標申請駁回覆審程序中，沒有引證商標註冊人或者申請人的參與，不能提供證明引證商標知名度的證據。只由申請註冊商標的一方提供知名度的證據，知名度的比對無法進行。

　　該案中，小米公司一方提出引證商標一是對其「小愛同學」品牌的惡意搶註。這個主張雖然不能在商標申請駁回覆審程序中審理，但有其他救濟途徑，如可以根據商標法第三十二條規定申請宣告引證商標一無效，進而可以舉證證明訴爭商標與引證商標一的使用情況和知名度的高低等。