美國專利商標局(USPTO)公布的統計數據顯示,截至2020年4月,專利局對發明申請發出第一次審查意見通知書的平均周期為15.9個月,而一件美國發明專利申請的平均審查周期為23.4個月(不包括請求繼續審查RCE的案件)。兩年的審查周期對於一般申請人來說是可以接受的,但為滿足申請人的不同需求,USPTO也提供了多種加快審查的程序供申請人選擇。本文將介紹並對比以下幾種常見的加快途徑,申請人可以結合實際情況,選擇適合的自己的途徑。
(1)優先審查程序 Prioritized Examination – 「Track One」
(2)普通加快審查 Accelerated Examination
(3)通過專利審查高速路的加快審查 Patent Prosecution Highway(PPH)
(4)新型冠狀病毒疫情的微小實體專利優先審查及其他加快途徑
圖1:美國第一次審查意見通知書的平均周期(月)
圖2:美國專利申請的平均審查周期(月)
(一)優先審查程序
簡單來說,這是一個用錢即可啟動的程序。它操作簡單且加快效果顯著,只需要在提交申請的同時(注意,一定是同時),提交「優先審查」的請求並繳納額外的官費。如果申請人屬於美國定義的「大實體」,需要繳納官費4000美金;「小實體」的官費是2000美金。但一個不可忽略的限制是,它並不適用於傳統的PCT申請進入國家階段。如果是PCT申請又希望通過「優先審查程序」加快,可以聯繫代理機構提供解決方案。
「優先審查讓你在12個月內得到最終決定。」這是USPTO網站上的說法,實際上USPTO也是這麼做。根據USPTO網站2020年6月最新公布的結果,優先審查從獲批到發出第一次審查意見通知書的平均僅需1.7個月,做出最終審查決定的平均周期是6.4個月,如果是授權決定該周期僅為5.2個月。由於審查資源有限,USPTO每年僅受理優先審查1萬件。從2019年9月開始,每年增至1.2萬件。USPTO網站每月都會公布受理的案件量,供申請人參考,比如2020年的1月到4月,USPTO共受理了4214件優先審查申請。
此外,優先審查對權利要求數量也有一定的限制,即獨立權利要求不超過4個,權利要求總數不超過30個,且不能含有多重引用的從屬權利要求。申請人可自行或委託代理機構對權利要求進行調整,使其滿足要求。
(二)普通加快審查
這種加快的程序是通過申請人替專利審查員提前完成大部分的檢索和審查工作來實現的,所以無需額外繳納官費。這裡的檢索和審查工作是指:對要遞交的權利要求進行全面的檢索,並詳細列明所用的檢索資料庫、時間、技術類別、關鍵字、關鍵字的組合辦法以及檢索結果等。申請人還需要對檢索結果進行分析,指出每一篇現有文獻公開了哪些權利要求項,針對檢索到的現有文獻,闡明每個權利要求為何具有可專利性等。申請人可委託專利代理機構進行檢索分析和準備相關的支持文件。
USPTO網站對普通加快審查的相關數據更新停留在了2015年,可見這個程序並不是一個熱門選項。公布的數據顯示,普通加快審查獲批後約6個月將發出第一次審查意見通知書,預計自申請日起12個月內收到最終審查決定。
除了申請人需要提前進行檢索和分析的工作,提交普通加快審查還需要滿足以下條件:
1. 申請的獨立權利要求不超過3個,權利要求總數不超過20個,不能含有多項從屬權利要求,必須符合單一性的要求;
2. 申請人在遞交專利申請的同時,必須支付所有費用;申請文件必須完整;
3. 同意和審查員會晤,討論專利審查過程中出現的問題;
4. 審查意見通知書的答覆不可申請延期;
5. 普通加快審查請求和相關文件需要隨專利申請同時提交。
(三)專利審查高速路(PPH)加快審查
PPH並不是美國特有的一項加快程序,而是適用於不同國家的知識產權局之間的加速審查通道。根據規定,一旦在一個參與PPH的國家的知識產權局獲得了至少一項權利要求的授權或得到授權通知,申請人就可以在另一個參與PPH的國家的知識產權局針對同樣的專利申請中的實質一樣的權利要求申請快速審查通道。目前為止,通過全球PPH和IP5 PPH與USPTO進行合作的有27個國家和地區(包括中國、歐洲、英國、日本、韓國、澳大利亞等)。另外,美國也是專利合作條約(PCT)的籤約方,若一項國際專利申請獲得有利的書面審查意見,或者新穎性與創造性方面肯定的國際檢索報告,對應的美國國家階段申請可以走審查高速路。
PPH的優勢十分突出,它費用低廉(無官費,代理費也相對較低);加快效果明顯(獲批後2-3個月內就會審理案件);擁有更高的專利授權率;平均發出的審查意見通知書更少。因此,PPH對於已經拿到另一局正向審查意見,又向USPTO提交申請的申請人來說非常合適。但它對於權利要求的一致性有比較高的要求,申請人需要將在後申請,即向USPTO提交申請的權利要求保護範圍修改為第一局已經認可的範圍,即相等或更小。如果申請人既希望快速授權,又想要更大的權利要求保護範圍,可以通過對原美國申請提交「延續申請(continue application)」或「部分延續申請(continuation in part)」繼續爭取PPH 中沒有覆蓋的權利要求。
在美國,PPH的提交時機很關鍵,它不要求申請人在提交專利時同時提交PPH,但卻要求提交時「該美國專利申請尚未開始進行實質審查」。由於USPTO在審查過程中不會像中國那樣發出進入實質審查階段通知書,所以實質審查開始的時間難以估計,申請人只能儘可能早地提出PPH請求。但美國專利審查過程中常見的關於單一性的限制/選擇要求(Restriction Requirement)不被認為實質審查已經開始。換言之,即使美國專利申請已經收到了單一性的限制/選擇要求,申請人仍然可以提出PPH請求。
以下的表格可幫助申請人更為直觀地對比這三種加速審查程序。
(四)新型冠狀病毒疫情的微小實體專利優先審查,及其他加快途徑
2020年5月10日,美國專利商標局啟動新型冠狀病毒疫情下(COVID-19)微小實體專利優先審查試點計劃,旨在加速COVID-19治療方案的市場化。該計劃將為獲得小型和微型實體資格的專利申請人提供優先審查服務,並不收取額外費用。如果申請人反饋及時,美國專利商標局將儘可能在6個月內完成該專利的審查工作。但該計劃要求專利申請的權利要求必須屬於美國食品和藥物管理局批准用於預防和/或治療COVID-19的產品或方法。
除上述提及的加快途徑,專利申請人還可以基於身體健康原因(需醫生提供相應的診斷證明)或年齡原因(超過65歲)要求USPTO免費加快審查。另外,申請人也可以在申請的任何階段請求和審查員會晤。但在最終審查意見通知書發出以後,審查員可以拒絕會晤請求。如果申請人在申請提交以後,實質審查前,要求和審查員會晤,討論申請的可專利性問題(「一審會晤程序」),申請人能更快地收到第一次審查意見通知書。
以上就是對美國發明專利申請加快審查程序的介紹和對比。如對該文章有任何疑問或希望獲得更多的信息,請隨時聯繫我們,嘉權將竭誠為您服務。
(*** 本文內容和配圖參考了美國專利商標局網站相關內容https://www.uspto.gov/corda/dashboards/patents/main.dashxml?CTNAVID=1004)
陳曦彤
智慧財產權顧問
畢業於廣東藥科大學醫藥英語專業,獲文學學士學位。現供職於江門分公司國際業務部,主要負責跟進涉外專利商標案件,報告流程和跟客戶交流工作,以及為國外客戶提供智慧財產權相關的各種諮詢答疑。
編輯 | June
校對 | Icy