案例丨「臺灣正名運動」引發的智慧財產權紛爭

2021-02-28 京都律師

(1)中國造船股份有限公司第7372021號「CSBC」商標

中國造船股份有限公司不服商標評審委員會第40049號裁定,於法定期限內向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟,臺灣國際造船股份有限公司作為第三人參加訴訟並委託北京市京都律師事務所律師代理該案。

律師在整理案卷材料過程中發現覆審階段提交的部分證據存在瑕疵,例如域外證據未辦理公證認證手續、英文材料未按要求提交翻譯文本等。律師將關於證據規則的相關法律規定提交當事人並提示其完善證據,但當事人沒有予以重視也未補充完善證據。

2015年12月16日,北京市第一中級人民法院出具(2015)一中行(知)初字第94號行政判決書,判決認定「CSBC」 為臺灣國際造船股份有限公司更名前的英文企業簡稱,更名後繼續作為企業英文名稱的顯著識別部分,屬於其企業商號。但是,鑑於部分證據存在瑕疵,綜合全部在案證據並不足以認定在被異議商標申請註冊日之前,「CSBC」作為臺灣國際造船股份有限公司的商號和商標經使用已在中國大陸地區取得了一定知名度,因此判決撤銷第40049號裁定,商標評審委員會就第7372021號「CSBC」商標異議申請重新做出裁定。

(2)中國造船股份有限公司第7372022號「CSBC」商標

中國造船股份有限公司不服商標評審委員會第116667號裁定,於法定期限內向北京智慧財產權法院提起行政訴訟,臺灣國際造船股份有限公司作為第三人參加訴訟並委託北京市京都律師事務所律師代理該案。

在該案的行政訴訟過程中,當事人吸取第7372021號「CSBC」商標覆審行政糾紛案件的教訓,彌補證據瑕疵,並補充提交了關於許某身份的證據、偉利船務代理股份有限公司在臺灣搶註「CSBC」商標被核駁的證據、中國造船股份有限公司在臺灣被判決要求更名的法院判決等,以此證明中國造船股份有限公司在中國大陸地區搶註「CSBC」商標的主觀惡意。

本案相關訴權和主體資格問題的審理適用2001年《中華人民共和國商標法》。本案其他問題的審理適用2014年《中華人民共和國商標法》第32條,即「申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利,也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。」該條所稱的在先權利包括在先商號權利,其適用要件之一是該商號在與被異議商標指定適用的相同或類似商品或服務上具有一定的知名度。以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標應當為未註冊商標(註:商標權保護適用屬地原則,臺灣國際造船股份有限公司未獲得「CSBC」在中國大陸的商標註冊),該未註冊商標經過他人在先使用並具有一定的知名度或具有及於申請註冊商標的申請人的影響力,且該知名度或影響力所在的行業與申請註冊商標指定使用的商品或服務所在行業相同或近似。

2016年10月28日,北京智慧財產權法院出具(2015)京知行初字第2428號行政判決書。判決認定,在案證據能夠證明「CSBC」 為臺灣國際造船股份有限公司的企業商號且在被異議商標申請日前在船舶等商品上具有一定知名度,雙方當事人同為臺灣地區企業,該知名度能夠及於中國造船股份有限公司,被異議商標與「CSBC」商號相同且在類似商品上申請註冊屬於侵害他人在先權利的情形。在案證據能夠證明「CSBC」 商標為臺灣國際造船股份有限公司大量使用並在造船行業具有一定知名度的未註冊商標,被異議商標指定使用的商品與臺灣國際造船股份有限公司「CSBC」商標實際使用的船舶等商品屬於類似商品,被異議商標的註冊申請屬於以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標的情形。為此,判決駁回中國造船股份有限公司的訴訟請求。

(3)臺灣國際造船股份有限公司第7662816號「CSBC」商標

臺灣國際造船股份有限公司不服商標評審委員會第85802號決定,於法定期限內向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

2014年12月19日,北京市第一中級人民法院出具(2014)一中行(知)初字第7012號行政判決書,判決認定引證商標的異議覆審程序尚未結束,引證商標仍為有效在先註冊商標,且臺灣國際造船股份有限公司的在案證據不足以證明申請商標經過使用獲得一定的知名度足以和引證商標相區分,因此判決維持商標評審委員會的被訴決定。

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