大量搶註他人作品名稱而不實際使用是否屬於以其他不正當手段取得註冊:黑子的籃球案

2021-02-18 智慧財產權創新與競爭研究中心CUPL

開平市尚藍體育公司於2012年7月19日向商標局提出關於爭議商標「黑子的籃球」的註冊申請,核定使用商品為第25類:服裝;嬰兒全套衣;柔道服;鞋;帽;襪;手套(服裝);運動衫;腰帶;運動鞋。該商標專用權期限至2023年12月13日。

 

集英社於2014年3月27日對爭議商標提出無效宣告請求。其認為該商標的註冊違背誠實信用原則,不具有真實使用意圖,不具備註冊商標應有的正當性。於是請求宣告爭議商標無效。商標評審委員會認為,爭議商標的註冊構成2001年《商標法》第四十一條第一款「其他不正當手段取得註冊」所指情形。於是,於2015年9月18日作出被訴裁定,爭議商標予以無效宣告。原告開平市尚藍體育公司不服該裁定,遂訴至法院。

一、法律的銜接適用問題;

二、爭議商標的註冊是否屬於「以其他不正當手段取得註冊」。

一、關於法律的銜接適用。

 

2014年《商標法》於2014年5月1日施行,而集英社於2014年3月27日,針對爭議商標提出撤銷註冊申請,即涉案爭議申請的受理時間處於2001年《商標法》施行期間,而被訴裁定的作出時間處於2014年《商標法》施行期間。故在當事人提起行政訴訟時,人民法院涉及2001年《商標法》與2014年《商標法》的銜接適用問題。

 

《最高人民法院關於商標法修改決定施行後商標案件管轄和法律適用問題的解釋》第七條規定:「對於在商標法修改決定施行前已經核准註冊的商標,商標評審委員會於決定施行前受理、在決定施行後作出覆審決定或者裁定,當事人提起行政訴訟的,人民法院審查相關程序問題適用修改後的商標法,審查實體問題適用修改前的商標法。」

本案爭議商標「黑子的籃球」在2014年《商標法》施行前為已經核准註冊的商標,且商標評審委員會受理集英社對爭議商標提出爭議申請的時間在2014年《商標法》施行前而被訴裁定的作出時間在2014年《商標法》施行後。因此,本案審查相關程序問題適用2014年《商標法》,審查實體問題適用2001年《商標法》。

 

二、關於2001年《商標法》第四十一條第一款規定的「以其他不正當手段取得註冊」的適用。

 

2001年《商標法》第四十一條第一款規定,已經註冊的商標,違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的,或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的,由商標局撤銷該註冊商標;其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。

最高人民法院《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第十九條對「以其他不正當手段取得註冊」的含義作出了進一步解釋,認為人民法院在審理涉及撤銷註冊商標的行政案件時,審查判斷訴爭商標是否屬於以其他不正當手段取得註冊,要考慮其是否屬於欺騙手段以外的擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段。

即明確了以擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源以及以其他方式謀取不正當利益的手段這四項內容作為認定「其他不正當手段」的依據。因此,在適用2001年《商標法》第四十一條第一款「以其他不正當手段取得註冊」的規定時,應當結合具體案情,以上述認定依據作為判斷標準,具備其一即屬於「以其他不正當手段取得註冊」。

 

本案中,除了爭議商標以外,開平市尚藍體育公司還在第18、24、25、28、35類上註冊了其他一百餘個與動漫作品《黑子的籃球》等作品名稱、人物角色名稱相關聯的商標。從大量註冊商標的客觀表現來看,難以得出開平市尚藍體育公司是為了商標使用的目的而註冊之結論。雖然大量註冊申請商標的行為可能因商標註冊後長期不使用,而受到連續三年停止使用撤銷註冊商標制度的規制。但是,大量註冊商標的行為,必然會導致商標的囤積,影響正常的商標秩序。

另一方面,商標是用來區分商品或者服務來源的標誌,商標功能的發揮在於其在核定使用商品上的實際使用。作為對註冊商標的使用,開平市尚藍體育公司沒有提供爭議商標使用在籃球服上的圖片證據或者銷售合同,僅憑孤立的銷售發票證據,不足以證明其將爭議商標進行了使用。因此,開平市尚藍體育公司大量註冊商標卻又不實際使用,進一步表明其註冊爭議商標的行為擾亂了商標註冊秩序。

 

日本動漫作品《黒子のバスケ》在爭議商標申請註冊之前已經在我國公開播出、發行,並被媒體廣泛報導。與其對應的中文譯名《黑子的籃球》在中國具有一定的知名度。開平市尚藍體育公司註冊爭議商標「黑子的籃球」,難謂巧合。如果允許隨意將他人創作的動漫作品名稱以及涉及的角色名稱等作為商標予以註冊,就會滋長藉助他人投入、攀附他人優勢地位而獲利的行為,有違誠實信用原則。開平市尚藍體育公司將「黑子的籃球」作為商標進行註冊的行為,屬於謀取不正當利益。特別是當該作品名稱及角色名稱尚不能構成法定的在先權利時,就不可能存在在先權利人或者利害關係人來阻止這種商標註冊行為,這種不正當的行為就不能得到有效制止。將該行為作為以其他方式謀取不正當利益予以規制,填補了對利益關係人的保護空白。

 

綜上所述,爭議商標的註冊屬於2001年《商標法》第四十一條第一款規定的「以其他不正當手段取得註冊」的情形,被告商標評審委員會對此認定正確,本院予以確認。

 

駁回原告開平市尚藍體育用品有限公司的訴訟請求。

案號:(2015)京知行初字第6058號

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