本文是基於筆者在多年實際專利工作中的工作經驗,主要從專利技術交底書完善、專利新申請文件審核、專利檔案管理、專利審查意見答辯等方面分析中小微企業的專利工作中可能存在的問題,並提出了相應的處理建議,以致力於改進中小微企業的專利工作方式、優化中小微企業的專利管理策略,提高智慧財產權自主創新能力。
一、關於專利技術交底書存在的問題及相關建議
專利技術交底書的撰寫質量直接會影響代理人對案件的處理速度及處理質量。技術交底書規範化很重要,專利技術交底書通常存在如下問題:
(一)術語不統一
即前後術語不一致,或同一事物有多個不同的稱謂,對理解造成障礙,也違背了專利法關於技術術語需要規範化,統一化的要求。
(二)圖文不對應
即文字與圖脫節,對應關係不強烈,圖中有一些部件或步驟在文字中沒有描述;技術術語應當前後一致,附圖標記應當圖文一致。
(三)公開不充分
即缺少與核心發明點相關的材料,關鍵技術特徵描述不夠詳細具體,有待於進一步縱向挖掘。
這裡主要闡述第(三)點問題,即關於技術交底書撰寫公開程度的問題,公開程度應以本領域技術人員能夠實現為準,或能夠理解為準。以下是發明人的一些常見顧慮和擔憂,在此列出以供參考。
例如:一些具體的實際參數如果公開別人很容易實現,這種情況是否要公開呢?建議公開該參數的可選範圍,提供多個較佳的參數值,但保留最佳的參數值(即最佳實施例)不公開,這樣既符合專利法的充分公開要求又符合公司機密的保密需要。
又例如:技術交底書是否要各方面公開的越詳細越好呢?未必,與本發明的發明點緊密相關的內容可以重點詳細描述,一些現有技術可以簡述或省略描述,以重點突出,緊緊圍繞發明點描述,不相關的內容不要多寫。
二、關於專利新申請文件審核考慮的問題及相關建議
專利工程師的主要工作之一就是審核專利新申請文件,要提高審核質量,嚴格把關,建議考慮以下審核要點:
(一)、判斷專利代理人對技術方案的理解是否正確
這是最基本的審核步驟,技術方案理解錯誤時,撰寫的文件屬於不合格文件,需要返工重寫。這個過程主要考查代理人是否與發明人進行過深入交流,是否能夠準確理解本發明的技術方案。
(二)、判斷權利要求書中是否涵蓋了本發明的所有發明點
即發明點是否全部捕捉到,以及是否已進行準確、清楚、完整地描述。清楚包括沒有歧義,含義唯一,每個技術特徵本身清楚,各個技術特徵組合在一起時仍然是清楚的,即整體清楚。
其中,發明點的捕捉需要代理人認真檢索,定位與本發明最接近的現有技術,並進行研究,找出與本發明的區別技術特徵,若無這個檢索過程,發明點的定位可能不準,權利要求的設計可能會產生較大的偏差。
(三)、判斷是否對發明點進行了適當的上位概括
這涉及到權利要求的保護範圍是否過小的問題,要避免將權利要求寫成實施例本身,權利要求的層次應當高於實施例,語言要更加概括,不應過於詳細。
(四)、判斷權利要求書中是否包含明顯是現有技術的權項
例如明顯是公知常識、明顯是本領域的常用技術手段的權項(有爭議的除外),對於此類權項一類刪除,避免佔用權項資源。
另外,判斷一個權項是否有必要存在的原則之一是,這個權項對創造性有沒有幫助,具體地說這個從屬權項是否有好的技術效果,或者本領域技術人員事先預料不到的技術效果,或者說有沒有解決額外附加的技術問題;如果這個權項的方案未解決技術問題也沒有取得顯著的技術效果,則該權項無存在必要。
(五)、判斷權利要求書作為一個整體是否保護力度足夠
這涉及是否實現保護全面,這主要是指權項的設計是否涵蓋了方法、零部件、裝置及系統等多個方面的權利要求。
(六)、對於說明書的審核主要注意的問題
首先,每個權利要求是否在說明書中描述了對應的技術效果,對於主要的權利要求應有技術效果分析過程;
其次,說明書中是否包含工作原理、工作過程描述,對於工作過程應描述主語或主體,以及注意其他語法問題;
再次,注意說明書中是否具有適當的變形擴展,這主要是為了滿足說明書應當支持權利要求書的規定,一般而言對於一個上位的概念應在說明書中寫出三種具體實施方式;
最後,要避免在說明書中寫入不必要的內容,這些不必要的內容包括:過多的現有技術描述,這些現技術的省略描述並不會影響理解;設想中的未來技術方案,其可能在後期要提出專利申請,但在前面的專利中公開構思,這樣會破壞以後撰寫技術交底書的新穎性;其他偏離發明點的內容,這些內容可能會產生一些誤導,造成重點偏離;最後要注意附圖的清晰性,規範性與專業性,以及說明書的連貫性、可讀性、易理解性。
三、關於專利檔案中存在的問題及相關建議
目前發現中小微企業的部分專利的紙質檔案中沒有原始的技術交底書,有的沒有發明人修改後的、或者補充材料後的技術交底書。也即,專利檔案是從新申請遞交文件開始記錄的,這樣不利於全面、全程地掌握專利的案情,不利於尋找專利創造性答辯的突破點。
另外,當有多個發明人時,沒有技術交底書可能會不清楚哪個發明人才是當初撰寫技術交底書的發明人,從而無法儘快確定答辯時的技術協助人。
甚至更為嚴重的是,某些專利案件中也沒有電子檔的技術交底書,缺少了發明人的第一手原始資料,這對於了解案件歷史造成困難。
進一步地,發明人在歷次答辯中提供的書面或口頭的答辯建議、要點均應建立紙質檔案。上述處理方式有利於在發明人離職或無法提供協助的情況下,專利工程師也能根據現有的歷史資料高質量地完成後續的專利答辯工作。
四、關於審查意見答辯中存在的問題及相關建議
(一)、答辯建議的處理方式
建議要求專利事務所在轉達審查意見通知書時,至少提供簡略的專利答辯建議。例如:可能的一種或多種修改方式,提供給企業擇優選擇;或者,答辯方向是爭辯還是修改;或者,需要企業的發明人進行何種協助,這裡應明確指出需要發明人確認的技術疑點等。
企業還可以要求專利事務所在收到審通時第一時間轉達給本企業,以便於企業專利工程師進行分析,並在隨後的兩周至三周內提供答辯建議,或者至少應給企業專利工程師打電話反映情況並請求協助,而不能一直擱置不進行處理。
(二)、答辯中發揮發明人的作用
答辯中還需要注意一個問題,如何發揮發明人的作用,充分調動發明人的閱讀理解、對比分析能力,協助提供答辯核心要點,這對於專利答辯成功是非常重要的。
一方面,發明人可在答辯過程中判斷審查意見通知書中審查員的哪些觀點是錯誤的,例如哪些技術特徵被審查員錯誤地認為已被對比文件公開,從而企業可在意見陳述書中反駁審查員觀點,使本專利申請具有授權前景。
另一方面,發明人還可以補充某些重要發明點的不可事先預見的技術效果(這些內容在原申請文件中沒有記載),及分析這些技術效果產生的原因,以使得本申請的技術方案具有創造性。
又一方面,發明人還可以專門閱讀一些比較複雜的對比文件,比如一些專業性很強的論文或外文科技文獻,以找到本發明與對比文件在技術上的差異,這些差異也許是細微的差異,一般人不易發現,這往往是答辯的突破口。
(三)、答辯中發揮審查員的作用
答辯中還需要注意一個問題,如何發揮審查員的作用。對於一些非實質問題,如不清楚,前後術語不一致的問題,在修改方式拿不準時,可以打電話給審查員,請審查員定奪或指示,審查員為了儘快結案,會樂意指導申請人/代理人正確地完成對申請文件的修改,以便於加快審查進度,節省審查程序。
對於一些實質問題,例如創造性或公開不充分問題,如果確實是審查員技術上理解有誤,可以打電話與審查員澄清,消除誤會,使審查員容易接受,或者在有必要的情況下,安排審查員與發明人會晤,通過發明人的講解使審查員更加清楚技術方案的重點和效果,後面再遞交正式的答辯文本,這樣處理有利於案件的順利授權。
(四)、答辯稿的審核要點
在審核代理所提供的答辯稿時,要注意如下問題:修改是否超範圍、意見陳述是否有說服力。關於意見陳述是否有說服力,主要審核技術問題定位是否準確、區別技術特徵是否具有分析過程、技術效果是否不容易想到、不具有技術啟示的論述是否到位。
總之,中小微企業要做好專利管理工作,可以從專利技術交底書完善、專利新申請文件審核、專利檔案管理、專利審查意見答辯、專利事務所管理等方面入手,提高專利技術交底書的質量,改善專利申請文件的質量,保障專利新申請文件的及時遞交,增加專利答辯的成功率,並對專利的全生命周期歷史數據進行全方位檔案記錄,最終為企業打造高質量、高價值的專利保護網、專利護城河,為中小微企業增加無形資產,為中小微企業保駕護航。