作者 | 何放 陳超 金杜律師事務所
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侵害商業秘密類的案件中有相當一部分是技術秘密類案件。 相較於其他類型的侵權案件，技術秘密侵權糾紛在法律適用和事實認定方面均難度較高，本文旨在從商業秘密的固定、商業秘密的法定構成要件和商業秘密的內容對比等幾個方面簡要闡述被控技術秘密侵權時的抗辯要點, 並可作為該類案件被告的參考避險指南。
技術秘密侵權的被告方在應訴時首先即應當審查並挑戰原告是否提交了商業秘密的載體。
《最高人民法院關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱「不正當競爭案件司法解釋」）第十四條規定：「當事人指稱他人侵犯商業秘密的，應當對其擁有的商業秘密符合法定條件、對方當事人的信息與其商業秘密相同或者實質相同，對方當事人採取不正當手段的事實負舉證責任。其中，商業秘密符合法定條件的證據，包括商業秘密的載體、具體內容、商業價值和該項商業秘密所採取的具體保密措施等。」其中，商業秘密的載體也即其作為證據提交給法院所應當具備的形式，例如圖紙、報告或代碼等。
在愛立曼電子科技（杭州）有限公司訴被告杭州易摩移動通訊技術有限公司等商業秘密侵權糾紛一案中，原告主張，其事務機密、生產技術機密、研究發明成果、研究調查結果、或資訊軟體等符合商業秘密的法定構成要件；但法院認為，原告未提供有效證據證明其主張的商業秘密是否存在，致使法院無法界定其所主張的商業秘密的內容及保護範圍，亦未提供有效證據證明被告共同實施了侵犯其商業秘密的行為，從而駁回了原告的訴訟請求。[1]
因此，原告所提交的證據首先應當符合「載體」的要求。技術秘密侵權被訴方首先即應當審查原告是否提供了圖紙、報告或代碼等技術秘密載體，如果沒有，則應向法院提出無法證明原告所訴之技術秘密是否存在、不能確定所訴技術秘密的內容及保護範圍的抗辯。
具體內容和載體是兩個不同層次的要求，是指技術信息中與公知技術相區別的技術點。被告方要求原告明確所訴技術秘密的具體內容，是一個使原告所稱之「技術秘密」的內容由概括變得具體、由多變少、再與公知技術進行劃界的過程，直至將原告所稱之「技術秘密」歸納為一個一個的技術點。只有準確確定技術點，案件審理對象才能明確，後續的非公知性鑑定和同一性鑑定才能順利進行。
就非公知性鑑定而言，被訴方需要注意鑑定應當針對相對具體的技術點進行而非針對原告所稱之全部「技術秘密」；否則，若鑑定機構在鑑定前不進行公知技術檢索，鑑定專家面對混雜著眾多公知技術的技術點時，往往會出於保守而基於其通常認知作出一個放之四海而皆準的鑑定結果，例如「控制系統中各個元器件的連接關係、具體結構、參數以及技術要求構成的整體應當認定為非公知技術信息」。
就同一性鑑定而言，被訴方需要注意鑑定應當針對區別於公知技術的秘密點進行，而不應當針對囊括了公知技術的技術點進行，否則可能會得出完全不同的結果。例如，原告主張的技術信息包括特徵A+B，被控侵權信息包括特徵A+C，如果A是公知技術，B、C是非公知信息，在不剝離公知技術的情況下，有可能因為特徵A相同而得出二者具有同一性的結論。而如果B和C是公知技術，A是非公知信息，則在不剝離公知技術的情況下，有可能因為特徵B、C不同而得出二者不具有同一性的結論。
司法實踐中，法院對於這一問題的拿捏並不一致，仍然有直接將原告所提交的各種圖紙或全部技術內容作為委託鑑定對象的情況，被訴方在此類案件中尤應注意公知性鑑定應針對具體的秘密點，且同一性鑑定應當針對非公知的技術點，即不為公眾所知悉的技術點進行。
被告方應審查原告所提交的技術信息是否符合商業秘密的法定構成要件。
原告所提交的技術信息需符合法定的構成要件才能成為合法的訴訟權利基礎。《反不正當競爭法》第九條第三款規定：「本法所稱的商業秘密，是指不為公眾所知悉、具有商業價值並經權利人採取相應保密措施的技術信息和經營信息。」即商業秘密應當具備秘密性、實用性和保密性三個要件。司法實踐中爭議焦點主要集中於秘密性和保密性兩點。
就秘密性而言，被訴方應當依據不正當競爭案件司法解釋第九條的規定，審查及挑戰原告所訴之技術信息是否「不為其所屬領域的相關人員普遍知悉和容易獲得」。該解釋第九條具體列舉了「普遍知悉」和「容易獲得」的情形。「普遍知悉」包括該信息為其所屬技術或者經濟領域的人的一般常識或者行業慣例；該信息已經在公開出版物或者其他媒體上公開披露；該信息已通過公開的報告會、展覽等方式公開；該信息從其他公開渠道可以獲得。「容易獲得」則包括該信息僅涉及產品的尺寸、結構、材料、部件的簡單組合等內容，進入市場後相關公眾通過觀察產品即可直接獲得；該信息無需付出一定的代價而容易獲得。
我們認為，該解釋第九條對「普遍知悉」和「容易獲得」的列舉並非窮盡列舉，技術秘密侵權案件被告還可嘗試以被訴技術信息的「易被反向工程性」挑戰其秘密性。但需注意，「易被反向工程性」是否能否定原告技術信息的秘密性，中外司法實踐的操作並不一致。美國聯邦第三巡迴上訴法院在SI Handling Systems訴Heisley侵害商業秘密一案中指出，「很清楚，根據賓夕法尼亞州法律，如果CARTRAC易通過實施反向工程而獲得，無論上訴人是否實施過此類活動，（該技術）都不能獲得商業秘密的保護」。[2]而在張同洲侵犯商業秘密一案中，法院則明確指出「反向工程強調的是實際進行過的反向工程行為，而不是可能性」。[3]
另外，技術秘密侵權案件的被告還可嘗試提出「記憶抗辯」，即如果員工對在原單位工作實踐中學習到的信息進行必要的抽象、歸納，從而轉化為員工自己的一般知識、經驗和技能，應當允許員工在新的崗位中運用，不構成侵佔商業秘密的訴因；而對在原公司接觸到的屬於公司要求保密的具體經營信息則應當承擔保守秘密的義務。美國法院曾在Pittsburgh Cut Wire公司訴Sufrin侵害商業秘密一案中就指出，「一個人在受僱傭過程中獲得的才能、技能、機敏、動手和心智能力，以及其他主觀知識不歸僱主所有,除非該僱員與僱主達成了限制性約定,該僱員有權使用並擴展前述知識」。[4]
被告方應當著重抗辯其技術信息與原告所訴之技術秘密不相同且不實質相同。
明確了原告的權利基礎，判斷侵權與否的關鍵即在於商業秘密的內容比對。依據不正當競爭案件司法解釋第十四條的規定，此處構成侵權的對比結果應為「相同或者實質相同」。
從侵權判定標準來看，商業秘密侵權判定的標準可以歸納為「相同或實質相同+接觸-合法來源」，我們認為在原告主張的技術信息與被控侵權技術信息不同的情形下，依據何種標準判斷是否構成實質相同應當考慮該技術信息的得出過程是否被外部因素制約，例如是否受到行業標準的制約、是否受到該領域客戶的普遍要求的制約、是否受到和已有產品相互兼容的制約。換言之，對於技術信息的得出僅為有限解的情形，被告方應當要求法院放寬認定實質相同的標準。
綜上，被訴方在技術秘密侵權案件中應當把握原告及被訴技術信息的實質，從技術秘密的形式要件、法定構成要件以及技術秘密比對方法和原則等角度進行抗辯避險。
感謝實習生周坤對本文的貢獻。
[1] （2005）杭民三初字第240號
[2] SI Handling Sys. v. Heisley, 753 F.2d 1244, 1262 (3rd Cir. 1985)
[3] 青島市市南區人民法院（2005）南刑初字第439號、青島市中級人民法院（2006）南刑二終字第4號
[4] Pittsburgh Cut Wire Co. v. Sufrin, 350 Pa. 31, 35 (Pa. Super. Ct. 1944)