文 | 趙啟杉 聯德律師事務所
2020年2月，德國慕尼黑第一地區法院發布《關於審理侵犯專利權糾紛案件時反壟斷強制許可抗辯適用指南》和《關於審理侵犯專利權糾紛時在言辭辯論程序內外處理保密申請的指南》。這兩份指南是德國法院首次詳細闡釋其如何具體適用2015年歐洲法院在華為訴中興標準必要專利侵權案裁判中所確立的負擔FRAND許可義務的標準必要專利禁令救濟規則，對德國法院在2015年以來在有關案件中的審判經驗進行了總結，體現了德國慕尼黑第一地區法院對有關案件中關鍵性法律問題的傾向性意見，具有一定的參考價值。
2020年2月4日，德國慕尼黑第一地區法院發布名為《關於審理侵犯專利權糾紛案件時反壟斷強制許可抗辯適用指南》的指南（以下簡稱禁令指南）。該禁令指南詳細闡釋了德國慕尼黑第一地區法院如何具體適用歐洲法院（European Court of Justice，以下簡稱CJEU）2015年在華為訴中興專利侵權案裁判中所確立的負擔公平、合理和無歧視（fair, reasonable and non-discriminatory，以下簡稱FRAND）許可義務的標準必要專利（Standard Essential Patent，以下簡稱SEP）禁令救濟規則。該禁令指南對隸屬於慕尼黑第一地區法院的兩個專利法庭（第7和第21民事法庭）具有指導意義。[1]
該禁令指南共分為七個部分，著重就提起FRAND抗辯的前提條件、法院在負擔FRAND許可義務的SEP禁令救濟審查中如何對案件當事人FRAND許可談判中的行為進行考察、案件審理過程中當事人對負擔的FRAND許可談判義務如何進行補救、被控侵權人發起FRAND抗辯的前提條件以及案件雙方當事人各自所負擔的舉證責任等內容進行了規定。另，關於在庭審中和庭審外如何向法院披露涉及第三方保密信息的可比許可協議的問題，慕尼黑第一地區法院單獨制定了《關於審理侵犯專利權糾紛時在言辭辯論程序內外處理保密申請的指南》（以下簡稱保密指南），該指南也於2020年2月發布。
上述兩份指南是德國慕尼黑第一地區法院對2015年以來其對有關負擔FRAND許可義務的SEP專利侵權案件審判經驗的總結，雖然不具有強制性的法律約束力[2]，但是澄清了在有關案件審理中存在的爭議性問題，體現了德國慕尼黑第一地區法院對SEP專利侵權案件審理中焦點問題的傾向性意見，因此對於在該地區法院有在審SEP專利侵權案件的當事人以及關注FRAND許可相關法律問題的研究者而言都具有一定參考意義。本文將就兩份指南所涉及的重點法律問題結合有關規則的演變過程及典型案例分別進行介紹和分析。
一、關於FRAND抗辯的適用前提
德國法院對涉及SEP專利侵權的禁令救濟問題採取的是將競爭法引入專利法的處理模式，即允許被控侵權人對SEP專利權人請求禁令救濟的訴請提出抗辯，而如果德國法院認定SEP權利人擁有市場支配地位且因其拒絕向標準使用者許可其專利構成濫用市場支配地位時，則不支持該禁令救濟。2009年德國聯邦最高法院在審理涉及事實標準的「橙皮書」案時構建了「強制許可抗辯規則」 [3]，而後德國法院又將該規則適用於對負擔有FRAND許可義務的SEP專利侵權案件的審理之中，形成了所謂的FRAND抗辯。受此延續的影響，2015年德國杜塞道夫地區法院在就其審理的華為訴中興SEP專利侵權案向CJEU請示時，仍然在競爭法框架下詢問有關禁令救濟的審理規則，而CJEU對該案的答覆也並沒有否定德國法院將競爭法引入專利法設置特殊抗辯規則的做法。
因此在禁令指南中，德國慕尼黑第一地區法院重申了SEP專利侵權案件中的被告提出FRAND抗辯的前提：（1）SEP專利權人擁有市場支配地位；（2）SEP專利權人或者其先前的轉讓人已向標準化組織作出過FRAND許可聲明，即使涉案SEP曾被轉讓，該轉讓也不影響FRAND許可聲明的效力。
需要注意的是，關於SEP專利權人是否擁有市場支配地位的問題，2015年7月CJEU在對華為訴中興案的裁決中強調：《歐盟運行條約》（TFEU）第102條語境之下的市場支配地位是一個客觀概念，而對智慧財產權人是否擁有市場支配地位的判斷必須基於個案案情判斷。[4]近年來，德國法院也已經拋棄了所謂「擁有SEP必然擁有市場支配地位」的片面推論，[5]陸續作出了一些認定SEP權利人不擁有市場支配地位的判決。例如，在France Brevets v. HTC案[6]中，原告FB是一項關於NFC專利技術的SEP排他被許可人，原專利權人參與了ETSI的LL標準的制定工作，並作出FRAND許可聲明。原告起訴被告在德國銷售的手機終端遵照LL標準實準支持通過手機終端SIM卡來實施NFC技術，侵犯了其SEP，並請求法院頒發永久禁令，而被告則提出FRAND抗辯。審理該案的杜塞道夫地區法院認為：第一，涉案標準所支持實現的行動支付功能並非是手機終端必須具備的基礎功能，除非被告能夠證明不具有這項功能的智慧型手機不能與具備此項功能的智慧型手機在市場上競爭，否則就不能認為該標準構成了市場進入壁壘；第二，本案中的LL標準支持智慧型手機通過SIM卡來實施NFC技術，而NFC技術還有另外兩種可替代的實施方案。市場上也的確存在通過另外兩種替代方案實施NFC技術的終端產品。被告也沒有能夠證明通過哪種方案實施NFC技術會影響到消費者的選擇。因此最終杜塞道夫地區法院認定本案中標準必要專利權利人不具有市場支配地位，被告提出的FRAND抗辯無效，頒發了禁令。無獨有偶，2018年6月，杜塞道夫地區法院在DTS-HD標準案[7]中的判決中總結了杜塞道夫地區法院、曼海姆地區法院和卡爾斯魯厄高等法院的有關判決，再次強調：「市場支配地位意味著一種經濟實力，即公司能夠阻礙相關市場的競爭。為了使用一項技術標準而必須使用該專利這一事實本身並不能創設市場支配地位。事實上，該專利的必要性甚至都未能建立起一個法律上的假設，即該專利持有人可以憑該專利阻礙相關市場競爭」，「專利的標準必要性對於認定市場支配地位而言既不是充分條件也不是必要條件」。在該案件中，原告擁有的標準必要專利涉及ETSI的DTS-HD Master Audio標準。涉案專利所描述的技術方案需要由具備7個頻道的HD解碼器來實施，支持七個揚聲器。而市場上還存在五個揚聲器的HD接收器。專利權人並無法通過涉案專利阻止五個揚聲器的HD接收器的市場銷售，因此不能有效形成市場壁壘，阻礙競爭，從而被杜塞道夫地區法院認為不具有市場支配地位。
綜上，雖然慕尼黑第一地區法院在禁令指南中並沒有明確規定如何分析判斷SEP權利人是否擁有市場支配地位，但結合其有關條款文字表述和近幾年來德國其他地區法院有關案件判決，可知在涉及SEP的專利侵權訴訟中，如果被控侵權人提出FRAND抗辯，德國法院將首先對SEP權利人是否擁有市場支配地位及涉案專利是否負擔FRAND許可義務進行考察。
二、對訴訟前雙方談判行為的考察
禁令指南在第二部分重申了CJEU在華為訴中興案裁決中對FRAND許可談判雙方所負擔談判義務的規定：
1）SEP專利權人向標準實施者發出侵權通知，該侵權通知中至少涵蓋涉訴專利；
2）標準實施者向SEP專利權人提出許可請求，該許可請求至少涵蓋涉訴專利，標準實施者可以保留立即或稍晚質疑專利有效性和/或未侵犯擬許可專利的權利；
3）專利權人向標準實施者提供具體的、書面的FRAND許可要約，該要約至少涵蓋涉訴專利；
4）如果SEP專利權人的要約未被接受：則應由標準實施者向SEP專利權人發出FRAND許可反要約，該反要約應至少涵蓋涉訴專利，而標準實施者可以在該反要約中保留立即或者稍晚質疑專利的有效性和/或主張未侵犯擬許可專利的權利；
5）如果標準實施者發出的反要約未被接受：則標準實施者應該披露自己對有關專利的使用情況並提供擔保；
6）雙方未達成一致，可以在雙方同意的情況下，選擇交由獨立的第三方來決定合適的許可費率。
在上述關於SEP專利權人和標準實施者所各自負擔的談判義務的規定中值得重點關注的有兩點：
第一，德國慕尼黑第一地區法院在禁令指南中正式明確標準實施者可以保留質疑專利有效性和/或主張未侵犯擬許可專利的權利，這是德國法院首次明文否定之前德國法院對「橙皮書」案強制許可抗辯規則的有關闡釋。按照德國聯邦最高法院2009年在「橙皮書」案中的要求，被控侵權人（標準實施者）發起強制許可抗辯必須已提出無條件的、真實的、合理的和易於被接受的要約，而後德國法院在審理負擔FRAND許可義務的SEP專利侵權糾紛案時援引橙皮書案規則，並將這一要求解釋為標準實施人不可以質疑涉案專利的有效性。例如，2011年摩託羅拉公司在德國曼海姆地區法院起訴蘋果公司侵犯其在歐洲擁有的標準必要專利，並同時請求法院頒布禁令阻止蘋果公司在德國繼續銷售iPhone和iPad品牌下的相關設備。蘋果公司則依據競爭法提出強制許可抗辯。但曼海姆地區法院援引「橙皮書」案判決，認為蘋果公司之前向摩託羅拉公司提出的許可協議提案不能被認為充分滿足了專利權人的正當權益，法院從而頒布了禁令。2011年12月9日蘋果公司向德國卡爾斯魯厄地區高等法院提起上訴，同時請求臨時暫停執行初審判決，理由是：在地區法院判決之後，蘋果又向摩託羅拉提出了修訂協議建議。但2012年1月23日卡爾斯魯地區高等法院裁定蘋果關於許可協議的提案未包含具體條款說明蘋果是否會在籤訂協議之後繼續挑戰相關專利的有效性，仍不滿足「強制許可抗辯」條件。為此，蘋果公司不得不再次修改許可協議提案，補充規定摩託羅拉可以在蘋果公司挑戰相關專利有效性的時候解除相關協議。據此，2012年2月27日高等法院認定蘋果的建議已經提供了足以滿足摩託羅拉合理利益的提議，並撤銷了地區法院頒發的禁令[8]。德國法院的這種闡釋受到了歐盟委員會（European Commission）的質疑。在2012年歐盟委員會在對摩託羅拉反壟斷調查案[9]和對三星反壟斷調查案[10]的公告中明確認為德國法院禁止標準實施者質疑FRAND許可談判中SEP的有效性和必要性的觀點是違反歐洲競爭法的。也正是對該問題看法的分歧直接導致了2015年杜塞道夫法院在審理華為訴中興案時向CJEU請求就有關爭議給與答覆。對此，CJEU認為：鑑於標準化組織並未查驗所謂標準必要專利是否有效或者是否真正「必要」，且被控侵權人亦有權獲得有效的司法保護，因此被許可人（被控侵權人）在磋商過程中或者許可中質疑專利的有效性、必要性或保留質疑的權利都不應該受到責難。因此，在此次禁令指南中，慕尼黑第一地區法院正式明文規定標準實施者可以在其對侵權通知的應答和提出的反要約中保留質疑SEP有效性和主張未實施有關專利的權利，從而修正了之前德國法院在有關判決中的闡釋。
第二，德國慕尼黑第一地區法院在禁令指南中要求SEP權利人在發出的要約中必須就以籤訂的可比協議情況和專利組合動態變化的情況給與解釋。在禁令指南對第二條第三的進一步解釋中，要求SEP權利人必須解釋其報價、披露其是否已經與第三方籤訂了在許可期限和許可內容上具有可比性的協議以及在何種情況下簽訂該協議，並須進一步解釋為什麼其提出的許可要約涵蓋了實施者所要求許可的專利之外的其他專利。在FRAND許可談判中，對於標準實施者而言，SEP權利人與第三方已經籤訂的許可協議信息有助於其判斷有關SEP專利組合的價值和衡量SEP權利人提出的要約是否合理。但是SEP權利人與第三方籤訂的在先協議可能會涉及一些敏感的商業信息，甚至可能包括受保密協議保護的商業秘密，強制要求SEP權利人在許可談判向標準實施人披露其與第三方籤訂的可比協議又可能會損害第三方的合法利益。權衡之下，德國慕尼黑第一地區法院在禁令指南中只是要求SEP權利人在其所負擔的保密義務允許的情況下提供有關信息，並就向法院和被控侵權人披露涉及第三方保密信息的可比協議的問題單獨制定了保密指南。另外，在FRAND許可實踐中，SEP權利人往往就SEP專利組合進行一攬子許可，而一則該SEP專利組合可能是動態變化的，二則該專利組合中可能包括標準實施人並未請求給與許可的專利。在CJEU華為訴中興案的裁決和之後德國法院的相關判決中，較多強調的是SEP權利人在發出要約時要提供專利清單（或示例性專利清單）、示例性權利要求對照表[11]、負擔FRAND許可義務證明以及許可費計算依據等信息。而此次禁令指南中，德國慕尼黑第一地區法院則進一步要求SEP權利人對專利組合中包含的非標準實施人所請求許可的專利權的必要性進行闡釋。這代表了德國法院對FRAND許可實踐中處於不斷動態變化中的專利組合的關注。
三、言辭辯論結束之前對FRAND許可談判中瑕疵行為的補救
CJEU對華為訴中興案的裁判不僅為歐盟各國法院確立了在涉及負擔FRAND許可義務的SEP專利侵權訴訟中審查禁令救濟的規則，也實際上為進行FRAND許可談判的當事人樹立了如何以誠信的態度進行談判的指引。理想的情況是，當事人雙方在完全切實履行了各項FRAND許可談判義務之後仍無法消除分歧時才向法院提起有關訴訟，但在實踐中，FRAND許可談判因其複雜性往往持續數年，而在此期間法院關於FRAND許可談判行為的要求在不斷細化，所以可能出現當事人在起訴後發現其FRAND許可談判中的行為不完全符合法院規定的情況。
對此，德國法院的一些判決認為應該賦予當事人彌補其FRAND許可談判中過錯的機會。例如，在DSL標準案[12]中，原告通過受讓方式獲得關於數據通訊標準ADSL2+和VDSL2標準的標準必要專利。原專利權人曾向制定這兩項標準的ITU作出了FRAND許可聲明。被告在德國向客戶通訊服務，其業務包括使用ADSL2+和VDSL2兩項標準向客戶提供DSL連接服務。2016年1月原告向杜塞道夫地區法院提起針對被告的侵權訴訟，在起訴後，原告才兩次向被告提供要約，被告也作出了反要約並就其使用標準必要專利的行為提供了擔保，但是雙方未能達成協議。該案發生在CJEU對華為訴中興案作出裁判之後，因此按照CJEU在華為訴中興案裁判中確立的框架，原告應該在提起侵權訴訟前向被告發出FRAND要約。但是審理該案的杜塞道夫地區法院認為應該給專利權人一定的空間允許其對未及時提供要約的行為進行補救，因為一則，即使在起訴之後，雙方仍可能處於談判之中；二則從訴訟效率角度出發，也應允許原告在起訴後根據被告的反要約情況在一定期限內「修補」其要約，使其要約更符合FRAND的要求。但是也有德國其他地區法院採取更為嚴格的要求，不允許SEP權利人在起訴後再發出FRAND要約。例如曼海姆法院認為CJEU強調當事人在沒有受到訴訟壓力的情況下進行FRAND許可談判，而一旦標準必要專利權利人發起侵權訴訟，標準實施方就不能在無壓力的情況下來考慮是否接受標準必要專利權利人的要約。如果標準必要專利權利人在提起侵權訴訟後發出要約（包括發出新的要約）就應該中止侵權訴訟程序允許另一方充分考慮是否接受該要約。[13]
權衡賦予當事人彌補過錯盡一切可能促使雙方儘快達成許可協議和同時確保有關案件審判司法效率的需求，德國慕尼黑第一地區法院在禁令指南中規定：當事人雙方可以在首次庭前會議上確定自己在履行前述許可談判步驟時是否有瑕疵，並利用首次庭前會議期日到開庭審理期日之間的這個時間段對其行為瑕疵進行補救。如果SEP專利權人向同一專利法庭同時針對不同標準實施者提起多項SEP專利侵權訴訟，則受理該系列案件的專利法庭應該組織一個不涉及技術事項的庭前會議，對這系列案件所涉及的FRAND抗辯事宜進行集中討論。如果SEP專利權向兩個專利法庭同時針對不同標準實施者提起多項SEP專利侵權訴訟，則受理該系列案件的兩個專利法庭應該彼此協調有關FRAND抗辯事宜的討論。
四、關於FRAND抗辯發起程序及舉證責任的分配問題
禁令指南的第四部分是對FRAND抗辯程序的描述，其中最為核心的內容是關於如何發起FRAND抗辯程序及抗辯中雙方當事人舉證責任分配的規定。
1.發起FRAND抗辯的前提條件
根據禁令指南第四部分第一條的規定，發起FRAND抗辯的前提條件如下：
（1）被告提起FRAND抗辯，且應儘早提出（建議在應訴答辯中就提出該抗辯）；
（2）原告訴訟請求中申請了永久禁令，即原告在訴訟中至少主張了停止侵害、召回侵權產品以及銷毀侵權產品三個請求權中的一個；
（3）前述FRAND許可談判義務已被履行：對發起FRAND抗辯的被告而言即為，如果被告拒絕接受原告的要約，其須向原告發出了反要約（要約與反要約均需包含涉訴專利）；而如果原告拒絕了該反要約，被告則應已披露了自己對有關專利的使用情況並提供了足額的擔保。慕尼黑第一地區法院沒有過多強調反要約的及時性，[14]而是側重於對反要約內容的要求。按照禁令指南的規定，反要約首先不能是另一方完全難以接受的；其次，雖然反要約可以在許可期限或許可內容上對SEP權利人發出的要約進行縮減，但是必須包含涉訴專利，同時被告可以保留質疑有關專利有效性和主張未侵權的權利；第三，反要約中可以不包括具體的許可費率而是要求專利權人重新確定具體許可費率。上述三點要求中的第三點值得重點關注，其觀點似乎與德國曼海姆地區法院的意見相反。在曼海姆地區法院審理的聖勞倫斯公司訴德國電信公司案[15]中作為第三方加入訴訟的HTC公司在拒絕接受原告的要約之後向原告發出反要約，但反要約中不包含具體許可費，而是提議由受理平行訴訟的英國威爾斯高等法院裁判費率，而審理該案的德國曼海姆地區法院認為標準實施人的反要約未包含具體的許可費請求，不能被認為是符合FRAND許可原則的反要約。除提供內容完備的反要約之外，被告要發起FRAND抗辯還須注意在反要約被拒絕時及時披露有關專利使用情況和提供擔保。關於擔保的數額，禁令指南的規定是：如果被告在反要約中提出了具體的許可費率，則應以反要約中的許可費率為基準，披露並核算從首次適用起至一審判決作出之間適用相關專利的情況，計算出許可費並進行提存；如果被告未在反要約中提出具體的許可費率則有關許可費使用費的計算應以SEP權利人在要約中要求的許可費率為基準計算；如果有關FRAND許可是全球性的許可，則提存的數額按照德國市場營業額的110%進行計算。
（4）如果被告與專利權人之前已經締結過FRAND許可協議，但因被告單方面的原因解除合同或者導致合同終止，則被告無權發起FRAND抗辯；
（5）如果SEP專利權人發出的要約中包含某項專利，而被告發出的反要約中未包含該專利，則被告不得就該專利主張FRAND抗辯。
2.FRAND抗辯中雙方當事人的舉證責任
如前所述，德國法院採取了將競爭法引入專利法設立特殊抗辯規則的方式來處理負擔FRAND許可義務的SEP的禁令救濟申請的審查問題，因此禁令指南在關於FRAND抗辯舉證責任的分配上規定提出FRAND抗辯的被告將就抗辯事項首先承擔舉證責任，而原告承擔次級舉證責任。
提出FRAND抗辯的被告承擔的舉證責任包括：
（1）證明FRAND抗辯的構成要件均已滿足，特別是說明為什麼原告最後一次提出的要約不符合競爭法和FRAND原則；
（2）如果被告沒有發出反要約，則必須證明為什麼原告上一次提出的要約在競爭法上是完全無法接受的，或者證明原告應該向被告供貨商而非被告尋求許可；[16]關於原告應向被告供貨商尋求許可的抗辯，禁令指南設置了限制性的條件，即如果被告本來可以與原告達成許可協議，且被告也可以將有關許可信息傳遞給其供應商，則只要能夠確保專利權人不會獲得雙倍許可費，被告就不得適用此抗辯理由；
（3）如果原告向被告發出的要約中已包含合理、充分且具有追溯力的最惠待遇條款，而被告仍然對要約中所包含的許可費率不滿意，則被告必須證明為什麼該要約中的許可費率過高；
（4）如果被告主張在先許可協議是標準實施方在受到壓力的情況下締結的，則被告需要證明沒有這種壓力的存在時，雙方會籤訂更低許可費或更優惠許可條件的許可協議；
（5）如果被告保留質疑擬許可專利組合中某些專利（非涉訴專利）的有效性或主張未實際使用相關專利、權利用盡和/或有關專利已經被許可的權利，且被告以此作為抗辯理由之一，則被告需要對這些抗辯理由負擔舉證責任並說明這些情況會對專利組合的許可費確定產生一定影響。
在FRAND許可抗辯中原告承擔的舉證責任主要包括：
（1）對其發出的要約承擔次級舉證責任，即如果有未公開的信息或者被告尚不之情的情況，原告須告知其之前是否與第三方籤署過在許可期限和內容上具有可比性的許可協議並說明在何種情形下簽訂了該許可協議。如果涉案專利系經過轉讓所得，且有關可比協議是原權利人與第三方籤訂的，原告仍然需要承擔該舉證責任；如果涉案專利組合經過多次轉讓，法院可以根據個案決定原告此項舉證責任的詳細程度；
（2）如果被告提出涉案專利組合呈現動態變化，[17]則原告需要說明為何要將新的專利納入該專利組合中以及納入這些專利在多大程度上會影響許可費。如果原告在要約中已經表示願意加入合理、充分且有溯及力的「調整條款」，以便將專利組合的動態變化情況納入許可費考量因素之內，則被告不能再據此作為抗辯理由，原告也無需對此再承擔舉證責任。
五、關於在言辭辯論程序內外如何向法院披露涉及第三方保密信息的可比許可協議
如前文所述，禁令指南規定原告在FRAND許可抗辯中的舉證責任主要是對其與第三方籤訂的可比許可協議及籤訂情況進行披露和說明。而在FRAND許可談判中往往會涉及一些敏感的商業信息，因此談判雙方往往籤訂保密協議（NDA協議），相互約束禁止對外披露有關談判或協議所涉及的敏感商業信息。但是可比許可協議無論是對於後續標準實施者分析要約報價還是對於審理有關糾紛案件的法院判斷要約與反要約的合理性而言都是重要的參考依據，因此如何協調處理可比許可協議的提供與第三方商業秘密保護之間的關係成為擺在各國法院面前的難題。
首先，對於原告而言，可能會因為其與第三方籤訂NDA協議而對向其他標準實施人和法院披露可比協議存在顧慮。例如，在2019年8月德國慕尼黑地區法院審理的諾基亞訴戴姆勒SEP專利侵權案[18]中，被告的部分供應商作為第三人參加審理，其中一個供應商向法院請求查閱原被告向法院提交的所有證據材料卻又拒絕與原告籤訂保密協議。原告遂以其證據材料中包含保密信息（如其與第三方籤訂的在先許可協議和其與被許可方之間關於談判事項的往來郵件等）而請求法院拒絕該供應商查閱文件的請求。對此，審理該案的慕尼黑地區法院認為支持原告的保密請求需要滿足以下前提條件：
（1）原告已經向法院提交了請求被考慮為保密信息的事項；
（2）原告向法院提交這些保密事項是因為原告已經與被告籤訂了NDA協議；
（3）訴訟參加人後來才加入訴訟之中；
（4）原告請求拒絕披露這些保密事項是合理的；
（5）訴訟參加人拒絕與原告籤訂NDA協議；
（6）訴訟參加人拒絕籤訂NDA協議沒有合理的理由。
就該案而言，慕尼黑地區法院強調FRAND許可總體上要求有關許可條件的透明，因此FRAND許可協議除非能夠證明其內容符合商業秘密的要求，否則一般不能認為具有保密性。對談判雙方的郵件也適用同樣的規則。因此法院拒絕了原告關於不披露在先許可協議和往來郵件的保密請求，但是法院不要求原告披露證明這些許可條件合理性的細節信息。在該案中，請求披露方是否與原告籤訂NDA協議和有關信息本身是否符合商業秘密的實質性要件直接關係到原告披露的信息的範疇。
其次，披露在先許可協議可能會涉及到對第三方合法利益的保護問題，因此法院需要考慮在程序上設置一定的保護措施以確保對有關保密信息的披露被限制在有限的範圍之內。例如，在杜塞道夫地區法院審理的另一起DSL標準案[19]中，杜塞道夫地區法院對案件審理中披露第三方保密信息設置了一些保護措施，例如：（1）請求披露保密信息的被告需要與原告籤訂NDA協議；（2）有關保密信息僅能被用於本案的審理；（3）保密信息僅能提供給代表被告參加訴訟的四位自然人（包括在後續訴訟中加入的專家）；（4）這些接觸保密信息的個人也負擔保密義務；（5）如果被告對外洩密，則應向原告支付1億歐元的違約金。
吸納上述審判經驗，德國慕尼黑第一地區法院單獨制定了保密指南。保密指南所規定的核心內容主要包括兩方面：
（1）關於訴訟當事人之間NDA協議的籤訂：按照保密指南的規定，如果一方當事人主張已籤訂的許可協議中包含保密信息，如無法院命令，不能提交該許可協議或根據該協議內容提交有關訴訟材料，則該當事人必須確保與另一方當事人和/或該案的其他訴訟參加人在庭外已經籤訂NDA協議，從而使得向法庭提交有關訴訟文件或協議成為可能。如果另一方當事人或者訴訟參加人無正當理由拒絕籤訂該NDA協議，則其不能主張掌握保密信息的當事人未履行舉證責任，相應的掌握保密信息的當事人也無義務披露任何保密信息；如果是部分訴訟參加人拒絕籤訂NDA協議，則可以將該訴訟參加人排除在涉及該保密信息的程序之外，或者如果原告與該訴訟參加人的訴訟可與原告和被告之間的訴訟分離時，原告也可申請將有關訴訟程序分離。
（2）關於向法院提交保密信息的形式要求和證明要求：如果當事人需要請求法院在言辭辯論中對其所提交的涉及保密信息的訴訟材料的查看或者寫入判決進行特別限制，則應該儘量將有關保密信息作為單獨的附件向法院提交，並在其首頁上以顯著的方式加以註明，在其向法院提交的訴狀中應將該單獨附件列為參考資料，也不應直接援引該保密信息。另外，提出保密請求的當事人須向法院說明案件中涉及的哪些保密信息，為什麼需要在案件提及該保密信息，需要對何人保密，保密原因（即說明為什麼對這些信息給予保密的價值超過了對外披露這些信息的價值）、程度和保密措施持續時間。
六、推動案件當事人在規定期限內進行二次談判
就圍繞FRAND許可發生的系列訴訟而言，贏得單個案件的勝訴並非當事人的主要目的，通過訴訟獲得更有利的談判地位、爭取有利於的許可條件才是雙方當事人的最終目標。因此，大量圍繞FRAND許可的訴訟案件因訴訟過程中雙方當事人達成和解協議而撤訴。從堅持私法自治和提高司法效率的角度而言，法院也希望雙方當事人能夠在訴訟過程中儘快消除分歧，達成合意，因此一些法院也嘗試通過「二次談判」機制（即法院組織之下雙方再次談判）來推動雙方達成和解。[20]類似的，在德國慕尼黑第一地區法院的禁令指南中也規定：「訴訟雙方應該充分利用首次庭前會議與開庭審理之間的時段，進行補充協商或者通過法院調解程序或者其他爭議解決機制來尋求調解。」
七、關於在專利侵權案件中法院是否可以裁判FRAND許可條件的問題
在英國法院對無線星球訴華為SEP專利侵權案作出判決並裁定全球FRAND許可條件之後，有關法院是否可以在SEP專利侵權案件的審理中裁判全球FRAND許可條件的問題就引起了全球各司法轄區的廣泛關注，而隨著2019年10月底英國最高法院對無線星球訴華為案的二審判決和Conversant訴華為中興案管轄權異議的二審裁定的再次開庭審理，對這一問題的關注更是成為了目前FRAND許可有關法律問題中的焦點問題。
與英國法院將FRAND許可聲明視為第三方利益合同，從而傾向於在合同法框架下解決有關FRAND許可爭議不同，德國法院普遍認為FRAND許可聲明僅在競爭法框架下的FRAND抗辯規則中具有法律約束力，並堅持在專利法框架之內審理有關SEP專利侵權訴訟案件。在此次慕尼黑第一地區法院發布的禁令指南中也再次表明了這種態度：基於對契約自由和私法自治的尊重，法院下轄的兩個法庭將不直接規定有關合同條款的具體內容。
綜上，德國慕尼黑第一地區法院在2020年2月發布禁令指南和保密指南旨在統一其下屬兩個專利法庭對SEP專利侵權案件的審判標準，並加快有關審理程序。按照禁令指南設計的審判流程，在理想的情況下，有關FRAND抗辯的問題將有望在第一次庭審時就得到解決。為確保兩份指南的規則設計能有效平衡雙方當事人的利益，2019年秋季德國慕尼黑第一地區法院為制定這兩份指南向代表專利權人和標準實施者的兩方律師、專利代理人和企業法務代表廣泛徵求意見，而就目前而言，代表專利權人利益和標準實施者利益的兩方有關從業人員都對這兩份指南給與了正面、積極的評價。
禁令指南和保密指南總結和吸納了德國法院在2015年CJEU華為中興裁決之後若干SEP專利侵權訴訟案件的審判經驗，就SEP專利侵權訴訟案件審理中的一些法律問題進行了澄清和說明。就其具體規定而言，不少內容與我國法院發布的有關SEP案件審判指南的內容不謀而合。例如其關於雙方當事人在FRAND許可談判中各自應履行的談判義務，就與北京高院2017年發布的《專利侵權審判指南》中第152條和153條的有關規定相近；又如，其關於允許當事人對FRAND許可談判中的瑕疵行為進行補救的規定也與廣東高院在2018年發布的《關於審理標準必要專利糾紛案件的工作指引（試行）》中考察當事人對過錯行為的補救異曲同工；而其關於鼓勵當事人在訴訟中補充協商或通過法院調解或其他爭議解決機制達成和解的規定也與深圳中院在2018年華為訴三星案中組織的「二次談判」秉承相同的理念。而該禁令指南和保密指南中的若干規定，例如其關於提起抗辯的被告應首先負擔證明原告最後一次要約不符合FRAND原則的義務的規定以及關於向法院披露保密信息的前提條件和程序設計等對我國法院妥善處理SEP侵權案件中舉證責任的分配問題和就可比許可協議設計舉證妨礙規則等也具有一定參考意義。
當然，該禁令指南和保密指南也存在一些不足之處，例如禁令指南中未就法院對要約和反要約實質性審查的程度問題進行澄清，而關於這個問題德國法院在不同案件中的裁判尺度不盡相同；[21]又如保密指南中關於涉及第三方的保密信息的披露範圍、程序等規定仍較為粗線條，特別是未在程序上賦予保密信息相關第三方就披露該保密信息提交意見和建議的權利。[22]就SEP專利侵權案件的審理而言，德國杜塞道夫地區法院和曼海姆地區法院審理的案件數量更多，其判決中有關法律問題的探討更為深入。如果這兩家法院隨後也發布有關審判指南，則可以期待其作出更為詳細和全面的規定。
注釋：
[1]（網址略），最後訪問時間2020-02-20。據該新聞報導，促使慕尼黑第一地區法院在2020年2月頒布該指南的一個「催化劑」是，第7和第21民事法庭同時受理了諾基亞、夏普和Conversant訴戴姆勒汽車公司系列SEP專利侵權訴訟案，因此急需對案件中涉及FRAND問題的審理和有關禁令救濟的審查規則進行協調。
[2]兩份指南所用德文原文為hinweise，意指對法院審判實踐經驗的總結。由於該指南不屬於關於程序規則的正式司法解釋，因此並不具有當然的法律約束力，一些德國律師對指南性質的解讀為：「為進行SEP專利侵權訴訟的當事人提供了一種程序上的選擇，即如果案件當事人同意法庭遵從該指南審理有關案件，則法院可以按照兩份指南所規定的程序加快有關審理進程。」參見（網址略），最後訪問時間2020-02-20。
[3]See German Federal Supreme Court， 6 May 2009， KZR 39/06- 「Orange-Book-Standard」. 在該案中，德國聯邦最高法院認為如果原告的專利已經成為進入相關市場必不可少的前提條件且原告的拒絕許可缺乏合理性和公正性，則被告可以適用強制許可抗辯。但同時德國聯邦最高法院對提出強制許可抗辯的被告也提出了限制性的要求：1.被告已經向原告提出了無條件的(Unconditional)、真實的(Genuine)、合理的(Reasonableness)和易於被接受的(Readily Acceptable)要約，具體而言，被告提出的要約必須：（1）包含標的物、授權範圍、籤約雙方、使用費等所有合同必備要素；（2）價格必須很高，高到如果專利權人再多要求許可費就將違反反壟斷法，為保險起見，被告的要約出價必須達到或者超出FRAND許可合理許可費的上限，如果被許可人不能就合理的許可費做出判斷則可以請求法院進行判斷；（3）被告提出的要約不能以專利有效為條件、不能以證明實際存在專利侵權為條件；2.被告須預期履行(Anticipatory Performance)其合同相關義務，具體而言，（1）被告需要向原告提供其財務帳單，以便原告查證被告使用其專利、獲取收益的情況；（2）被告需要事先審慎而合理地判斷原告可能要求的專利許可費，並在合理期限內準備足額的專利使用費；（3）將自己準備的專利使用費存於專門的託管帳戶上。
[4] See Huawei v. ZTE， CJEU， 16 July 2015， Case C-170/13.
[5] 2007年德國杜塞道夫地區法院在其審理的MPEG2標準案中曾持適用這種推論。參見LG Düsseldorf， Urt. v. 13.2.2007， Az. no. 4 a O 124/05 — Siemens/Amoi；LG Düsseldorf， Urt. v. 4.8.2011， Az. no. 47 4b O 54/10 — MPEG2-Standard
[6] France Brevets v HTC，LG Düsseldorf，26 March 2015，Case No.4b O 140/13.
[7] LG Düsseldorf，28.06.2018，Case No.4a O 23/17.
[8] Motorola v. Apple，2012，Higher Regional Court of Karlsruhe，Federal Republic of Germany，Case No. 6 U 136/11.
[9] European Commission. Antitrust: Commission Sends Statement of Objectionsto Motorola Mobility on Potential Misuse of Mobile Phone Standard-EssentialPatents[EB/OL]，P1. (2013-05-06) [2013-07-19]. (網址略).
[10] European Commission. Antitrust: Commission accepts legally bindingcommitments by Samsung Electronics on standard essential patent injunctions. [EB/OL]，P3. (2014-04-29)
[11]權利要求對照表的詳細程度可視談判雙方是否籤訂保密協議而定。
[12] OLGDüsseldorf，18 July 2017，Case No.I-2 U 23/17.
[13] See IP Bridge v HTC，District Court of Mannheim，28 September 2018，Case No.7 O 165/16.
[14]總體而言，關於反要約發出的及時性，德國法院會依據個案來判斷。在NTT Do CoMo訴HTC案中，被告是在接到原告提出的要約一年半和有關訴訟發生半年之後才發出反要約的，而且在其反要約比標準必要專利權人拒絕之後未提供擔保，其行為被認為構成「拖延談判」。See NTT DoCoMo v HTC，LG Mannheim，29 January 2016，Case No. 7 O 66/15.
[15] Saint Lawrence v Deutsche Telekom，LG Mannheim，Urteil vom 27.11.2015，2 O 106/14.
[16]例如在聖勞倫斯公司訴德國電信公司案中，被告德國電信公司就主張原告應向自己的供貨商——手機終端製造商尋求許可，而其供貨商也作為第三人參與相關訴訟。See Saint Lawrence v Deutsche Telekom，LG Mannheim，Urteil vom 27.11.2015，2 O 106/14.
[17]即較原告披露的可比協議而言，專利組合中所包含的專利數量出現了變化。
[18] LG München，13 August 2019，Case No.7O 3890/19.
[19] LG Düsseldorf，11 July 2018，Case No.4c O 81/17.
[20]例如2018年我國深圳中級人民法院在審理華為訴三星SEP專利侵權案時就曾組織雙方進行二次談判。
[21]例如在Sisvel訴海爾案（LG Düsseldorf, Urteil v.03. 11. 2015, 4a O 93/14.）中一審法院認為被告在履行FRAND談判義務上有明顯瑕疵，因此頒布禁令救濟，而二審法院認為即使在這種情況下一審也仍需對原告要約是否符合FRAND進行具體分析；類似地，在DVD專利池標準專利侵權案中（OLG Karisruhe, Beschluss Vom 31.05.2016-6U55/16）二審法院也認為法院必須對要約進行全面深入的審視慎重考察期是否符合FRAND原則；類似的還有Pioneer訴Acer案（Pioneer v. Acer, OLG Karlsruhe,31 May 2016, Case No 6 U55/16）。但是有趣的是，儘管德國的一些高等法院一再堅持法院必須對權利人發出要約是否符合FRAND許可原則作出詳細的計算和分析，但是該要求卻受到了來自一審法院的抵制。例如在2016年曼海姆地區法院審理的NTT Do CoMo訴HTC案（NTT DoCoMo v HTC, LG Mannheim, 29 January2016, Case No. 7 O 66/15）中，曼海姆地區法院仍然認為：「即使標準必要專利持有人的要約略高於FRAND原則的門檻，也是符合歐洲法院要求的……如果標準必要專利持有人向實施者提供的要約的條件，在經濟上遠不如向其他被許可人提供的條件且沒有客觀理由，則不再認為其符合FRAND許可要求……法院只需要在簡要評估的基礎上，決定標準必要專利持有人是否違反了FRAND原則。」同樣地，在2016年11月曼海姆地區法院審理的Philips v Archos案（Philips v Archos, LG Mannheim, 17 November 2016, Case No. 7 O 19/16）中，曼海姆地區法院仍然堅持認為「有權採取禁令的法院只需要在簡要評估的基礎上，決定標準必要專利持有人是否違反了FRAND原則。」
[22]在TQ Delta公司訴ZyXEL案中，英國法院就賦予了保密協議所涉及的第三方對披露該保密信息提出異議的權利，並就保密信息的披露設置了專門的聽證程序，以供法院審查在庭審中披露有關保密信息的必要性。See ZyXEL v TQ Delta，[2019] EWHC 562 (ChD)，11 March 2019.
註：有關兩個指南的具體中文翻譯參見：
附件1：《慕尼黑州第一法院：<關於審理侵犯專利權糾紛案件時反壟斷強制許可抗辯適用指南>》，譯者：魏立舟（德國慕尼黑大學法學博士）
附件2：《慕尼黑州第一法院：<關於審理侵犯專利權糾紛時在言辭辯論程序內外處理保密申請的指南>》，譯者：陸哲（北京聯德律師事務所）；校對：魏立舟（德國慕尼黑大學法學博士）
附件一：
慕尼黑州第一法院：
關於審理侵犯專利權糾紛案件時反壟斷強制許可抗辯適用指南
（二〇二〇年二月版）
翻譯：魏立舟（德國慕尼黑大學博士）
I. 適用範圍
II. 概覽：訴訟前雙方就許可合同的協商必要履行的步驟
III. 言辭辯論結束之前對未履行步驟的補救
IV. 訴訟進程一覽：
1. 在什麼條件下可以開始討論反壟斷抗辯
2. 在什麼條件下可以於首次庭前會議即開始討論反壟斷抗辯
3. 在什麼條件下可以要求將停止妨害、召回和銷毀侵權產品請求權追加入訴
4. 對訴訟雙方陳述的一些具體要求
V. 在言辭辯論程序內外對保密請求的處理
VI. 介於首次庭前會議與開庭審理之間的時段
VII. 合同條款
根據歐盟法院在「華為訴中興」（案號：C-170/13）中所提出的原則，特制定本指南以規範慕尼黑州第一法院下轄的兩個專利審判庭在審理侵犯專利權糾紛案件時對反壟斷強制許可抗辯（以下簡稱「反壟斷抗辯」）的適用。本指南的時間效力截止至更新的版本發布之前；除專利權糾紛案件以外，本指南亦同樣適用於跟《實用新型法》和《集成電路布圖設計保護法》有關的案件。經法院事先通知，相關審判庭可以在具體個案中偏離本指南的規定。本指南的德語版本為官方版本。
【譯者注】
a.本指南的發布單位為-Landesgericht München I,此處翻譯為慕尼黑州第一法院。德國普通法院共分為四級，從低到高分別為Amtsgericht(初級法院)、Landesgericht（州法院）、Oberlandesgericht（州高等法院）和Bundesgerichtshof（一般可譯為聯邦最高法院）。關於Landesgericht的翻譯，許多英文材料翻譯為regional court，因此不少中文翻譯將這級法院譯為地方法院，但為了與Amtsgericht進行區分，建議直譯為州法院更合適。
b.此外，慕尼黑州第一法院下轄的兩個專利審判庭指第七庭和第二十一庭。
I.適用範圍
歐盟法院的「華為訴中興」判決以及本指南的規定只適用於專利權人基於標準必要專利受侵犯而訴請停止侵害、召回以及銷毀侵權產品的情形，只要該標準必要專利使權利人獲得了相關市場的支配地位並且權利人或者其前手出讓人已經向相關標準必要專利組織作出了公平、合理和無歧視的許可承諾（以下簡稱「FRAND承諾」）。該FRAND承諾不因專利權的轉讓而失效。至於其他情形，以歐盟法院的「IMS/Health」判決 （案號：C-418/01）和德國聯邦最高法院「Standard-Spundfass」（案號：KZR 40/02）和「Orange-Book」（案號:KZR 39/06）判決為準。
II.概覽：訴訟前雙方就許可合同的協商必須履行的步驟
根據歐盟法院在「華為訴中興」中所確立的原則，本院認為在專利權人提起訴訟之前，專利權人和相關專利使用人雙方應該完成如下步驟：
1）專利權人必須向使用人發侵權警告信，告知被侵權的標準必要專利以及具體的侵權行為（警告信中所指明的被侵權專利至少應包含嗣後訴爭專利）；
2）使用人必須向專利權人表達願意就許可合同的締結進行協商的意願（許可意願中至少應包含嗣後訴爭專利），但就相關專利的有效性以及/或者使用人是否真實使用相關專利，使用人可以保留在今後對這些問題提出異議的權利；
3）專利權人必須向使用人提出一個具體的、書面的要約，該要約應符合FRAND原則（要約所涉及的專利中至少應包含嗣後訴爭專利）；
4）如要約未被接受：使用人必須向專利權人通過書面形式發出一個符合FRAND原則的反要約（該反要約所涉及的專利中至少應包含嗣後訴爭專利），同樣的，就相關專利的有效性以及/或者使用人是否真實使用相關專利，使用人可以保留在今後對這些問題提出異議的權利；
5）如反要約未被接受：使用人應該披露自己對相關專利的使用情況並提供適當擔保；
6）雙方未達成一致，可以在雙方同意的情況下，選擇交由獨立的第三方來決定合適的許可費條件。
關於3） 專利權人有義務對其所提出的要約報價進行說明，並披露其在此之前是否已經與第三方籤署過（在許可期限與許可內容上可相比較的）許可合同以及具體是以何種條件籤訂的這些合同；此外，在某些情況下，專利權人必須解釋其為何將某些使用人並未要求許可的專利也一攬子地納入要約報價。如果先前與第三方籤署的許可合同就合同內容對專利權人課有保密義務，只要使用人籤署了保密協議，專利權人——在合規的情況下——仍然可以將合同細節告知使用人。但是如果這樣做仍不合規，專利權人則應在侵權訴訟程序中申請法院介入，就此可參考本法院制定的《關於審理侵犯專利權糾紛時在言辭辯論程序內外處理保密申請的指南》。[1]
III.言辭辯論結束之前對未履行步驟的補救
根據《德國民事訴訟法》第136條第4款的規定，對於以上必要履行步驟是否按規定完成，應以言辭辯論結束為時點進行判斷。根據本法院處理專利權糾紛的程序，該時間點即為開庭審理（Haupttermin）結束之時。因此，在遵循法律以及法院所設定的期限的前提下，具體缺漏的步驟必須在此時間點之前進行補救。根據本法院處理專利權糾紛的程序，只要具體缺漏的步驟最遲於首次庭前會議（früher ersten Termin）被確定，雙方可以利用首次庭前會議與開庭審理之間的這個時間段對缺漏進行彌補。針對單個起訴，本院下轄的兩個專利庭將——在可能的情況下——於首次庭前會議即處理反壟斷抗辯，以給訴訟雙方留出彌補缺漏的機會。在專利權人對不同使用人同時提起的多項訴訟由某一專利庭單獨受理的情況下，該專利庭應該確定一個（不涉及技術事項）的庭前會議期日以集中處理反壟斷抗辯。如果涉及同一反壟斷抗辯的多項訴訟由兩個專利庭分別受理，則兩個專利庭應該彼此協調以求一致。
IV.訴訟進程一覽：
1. 在什麼條件下可以開始討論反壟斷抗辯
a) 被告主張反壟斷抗辯；
b) 專利權人在訴訟中主張停止侵害、召回侵權產品以及銷毀侵權產品三個請求權中的至少一個；
c) 被告——在專利權人向被告提出了一個許可要約（該要約至少包括了嗣後的訴爭專利）且該許可要約未被接受的情況下——向專利權人提出了一個反要約（該反要約也至少包括了嗣後的訴爭專利），且在反要約被專利權人拒絕後披露了自己的使用情況並提供了擔保；
d) 如果被告與專利權人雙方已經締結了許可合同，但被告單方面解除合同或者因可歸咎於被告的原因導致合同終止，例如被告遲延給付許可費，則被告無權主張反壟斷抗辯；
e) 如果專利權人的要約中包括了某項的專利，但被告在提出的反要約中並沒有包括該項專利，在這樣的情況下，被告不得就該項專利再主張反壟斷抗辯。
關於a） 被告應儘早提出反壟斷抗辯，一般來說在應訴答辯中提起為宜。
關於c) 根據《德國民法典》第242條的誠實信用原則，專利權人在要約中提出的條件不能是另一方完全難以接受的。同理，被告在反要約中提出的條件也應符合這一條件。該反要約可以在許可期限和許可內容上進行縮減，但必須將（嗣後）訴爭專利包括在內。同時，被告可以保留在現在或將來對被許可的專利主張無效或者提出未使用該專利進行抗辯的可能。此外，被告可以不在反要約中提出一個具體的許可費率，取而代之根據《德國民法典》第315條要求專利權人重新確定具體的許可費率。如果被告在反要約中提出了具體的許可費率，則被告至少要以其在反要約中所提出的許可費率為準，來披露並估算其自首次使用起至一審判決作出這段時間內使用相關專利的情況並對價款進行提存。如果被告在反要約中未提出具體許可費率，則被告應以專利權人在要約中提出的許可費率為準對使用情況進行披露並相應地對價款進行提存。如果訴訟雙方的要約和反要約的效力及於全球市場，對使用情況的披露以及相關的提存數額以德國市場為限，一般要求按德國市場營業額的110%的數額進行提存。
【譯者注】
關於《德國民法典》第315條的理解，參見羅歇爾德斯著，沈小軍等譯，《德國債法總論》（第7版），頁邊碼240以下。
關於d） 此處還包括如下情形，雙方先前締結的許可合同中，就某些專利規定了對使用人有利的退出條款。如果使用人根據這種退出條款，就相關專利解除許可關係，那麼使用人針對這些專利也失去了主張反壟斷抗辯的權利，因為其以前已經獲得了許可。
關於e） 同理，（如果專利權人在要約中包括了嗣後的訴爭專利，但）被告在提出的反要約中並沒有包括該項專利，那麼被告針對這項專利也失去了主張反壟斷抗辯的權利，因為可以理解為被告在這項專利上已經獲得了專利權人的許可。
2. 在什麼條件下可以於首次庭前會議即開始討論反壟斷抗辯
a) 原告在起訴時即提前對反壟斷抗辯做了防禦性的陳述；
b) 被告在答辯狀中即主張反壟斷抗辯；
關於a） 如果原告希望在首次庭前會議上就討論反壟斷抗辯，那麼他在起訴書中就應該提前對被告可能提出的反壟斷抗辯進行防禦性陳述。對反壟斷抗辯進行防禦性陳述不以原告自始就主張停止侵害、召回和銷毀侵權產品請求權為限；如果原告（在首次庭前會議上就事實和爭點進行介紹之後以書面方式，或者在首次庭前會議上口頭表示並最遲在首次庭前會議與開庭審理兩個期日之間以書面方式）明確表示保留追加訴求的可能，對反壟斷抗辯的防禦性陳述也可以提前作出。在例外的情況下，例如事先不能預見被告會提出反壟斷抗辯，則法院可以經申請給予原告在首次庭前會議之前進行補充陳述的機會。
關於b） 如果被告希望能在首次庭前會議即討論反壟斷抗辯，即使在原告還沒有提出停止侵害、召回和銷毀侵權產品的主張而僅將其作為備選項的予以保留情況下，被告也可以在答辯書中預先提出（防禦性的）反壟斷抗辯。
3. 在什麼條件下可以要求將停止妨害、召回和銷毀侵權產品請求權追加入訴
a) 原告如果有在之後追加新的請求權入訴的打算，可以在起訴書中以書面形式明確表示。原告最遲可以在首次法庭辯論以書面形式提出，或者在首次法庭辯論時口頭提出然後在開庭審判期日之前以書面形式提出。
b) 因此而增加的需要預支的法庭費用以及/或者需要提供擔保的訴訟費用應該儘快支付或提供。
c) 原告起訴主張信息披露、帳目提供以及損害賠償計算等請求權可以視為原告向被告發出了侵權警告信（訴前必要履行步驟1）。其他尚未履行的必要步驟必須在首次庭前會議日與開庭審理日之間進行彌補。受理專利權糾紛的審判庭根據具體案件的實際情況來設定補充履行的期間。如果原告在起訴書中已經對被告可能提出的反壟斷抗辯進行了防禦性的陳述，那麼法院可以相應縮短彌補履行的期間。如果被告在答辯書中針對反壟斷抗辯表明了自己的立場，那麼審判庭可以直接在首次庭前會議上讓雙方就對涉及反壟斷抗辯的某些問題進行溝通。
4. 對訴訟雙方陳述的一些具體要求
a) 應當由被告方提出反壟斷抗辯，被告必須陳述並證明反壟斷抗辯的構成要件均已滿足；這其中最重要的，被告必須說明為什麼原告最後一次提出的要約不符合反壟斷法（公平、合理和無歧視原則）的要求。
b) 在被告沒有向原告提供反要約的情況下，則被告必須陳述並證明原告上一次提出的要約條件從反壟斷法的角度看完全是無法接受的，或者原告本應許可被告的上遊供貨商使用相關專利（後者即所謂的「派生性」反壟斷抗辯）。值得注意的是，如果被告本可以與原告達成一個許可合同，該合同將嗣後的權利用盡或者價值鏈內部的許可給予合理、充分並具有溯及力的考量，並且確保價值鏈的其他成員可以向被告披露相關信息的，「派生性」反壟斷抗辯不成立。此外，必須確保專利權人不能通過主張損害賠償請求權來重複收取許可費。
【譯者注】
在專利權人與被告供應商對許可合同的內容籤署保密協議的情況下，由於信息不對稱等原因，可能會出現專利權人與某一產業鏈上下遊公司就同一專利重複收取許可費的情況。但是根據權利用盡原則，這種情況下，原則上只能允許專利權人收取一次許可費。
被告如果可以證明，其專利權人基於反壟斷法有義務許可被告上遊供貨商使用專利的，且上遊供貨商有意獲得該許可的，那麼即使被告不作出反要約，原告（專利權人）也無權主張停止侵害請求權。此即所謂的「派生性」反壟斷抗辯。
但是此條規定認為在同時滿足下面兩個條件的情況下，這種「派生性」反壟斷抗辯不能成立：一、原告的要約中包含了一個具有追溯力的「調整條款」，明確規定如果存在違反權利用盡規則的重複許可的情形，可以退還相應的許可費；二、原告允許產業鏈上下遊企業互相溝通相關許可信息，而不會違反相關保密條款的要求。
綜合來看，此條規定目的在於說明，只要原告在許可合同的擬定時注意上述兩個方面，被告就很難主張所謂的「派生性」反壟斷抗辯。
c) 原告對其提出的要約承擔次級舉證責任，在相關信息未公開或者被告尚不知情的情況下，原告必須告知其在此之前是否已經與第三方籤署過（在許可期限與許可內容上可相比較的）許可合同以及具體是以何種條件籤訂的這些合同。即使與第三方的許可合同是由訴爭專利的前手出讓人締結，原告作為後手受讓人仍然對此承擔次級舉證責任。在涉及多次轉讓以及/或者專利包的內容發生改變的複雜情形時，法庭可以根據個案情況來確定原告信息披露的具體程度。
d) 在原告向被告提出的要約中包含一個合理、充分並具有追溯力的最惠待遇條款的情況下（這種情況一般在專利權人首次許可時較常見），如果被告對該要約中的許可費率不滿意，被告必須陳述並證明要約中許可費率仍然過高。如果被告主張之前的許可合同是被許可方在受到壓力的情況下所締結的，則被告必須陳述並證明如果沒有這種壓力的存在，雙方會以更低的許可費率或者對被許可人更優惠的條件達成許可合同。
【譯者注】
在首次許可中，為了打消被許可人的顧慮，專利權人經常會在許可合同中加入一個最惠待遇條款。如果籤署了這麼一個條款，專利權人有義務向該被許可人告知後續籤約的情況，無論其與後續籤約的第三方有無保密協議。此規定在於說明，即使有這麼一個最惠待遇條款，被告仍然可以主張原告的要約條件高到完全難以接受，而拒絕對原告的要約作出反要約。
e) 若被告（在必要履行步驟的第2步和第4步中）針對專利包中的某些專利（非侵權糾紛中的訴爭專利）保留提起專利無效申請、提起消極否認之訴（主張未實際使用）、主張權利用盡以及/或者相關專利已經被許可（以下統稱「抗辯」）的可能，被告在侵權訴訟的過程中針對這些非訴爭專利提出上述抗辯理由作為對抗原告訴訟請求的防禦手段，在有爭議的情況下，被告必須陳述並證明這些抗辯的成立。此外，被告必須陳述具體事實並且在有必要的情況下證明其抗辯所針對的專利對許可費用的確定具有一定的影響。如果專利包不是固定的，則以言辭辯論結束為時點，只有在此時點之前授予或公開的專利和專利申請可以成為被告提起抗辯的對象。針對被告的這種抗辯，原告承擔次級舉證責任，其必須說明為什麼他要將這些專利放入專利包中，以及這些專利是否並且（如果是的話）在多大程度上會影響最後的許可費。如果許可合同的草案中包括一個合理、充分並具有溯及力的「調整條款」，規定被告若通過獨立程序或在其他合同機制的框架下提起上述抗辯成立，就可以相應地退還許可費用，在這樣的情況下被告就不能再在訴訟過程中將這些抗辯作為防禦手段提出。
【譯者注】
面對專利包中某些專利可能有問題的情況，使用人有兩種選擇：
一、事先排除
針對專利權人給的專利包中的專利，使用人可以選擇事先排除一些他認為有效性存在問題或者根本沒有使用的專利，這樣這些被排除的專利自始不成為許可合同的一部分。專利權人針對這些專利可以提起侵權訴訟，使用人也可以提起無效申請。但是在這種情況下，使用人在敗訴的情況下不能再主張反壟斷抗辯，因此會有一定的禁令風險。
二、事後排除（加入調整條款）
針對專利權人給的專利包中的專利，使用人也可以選擇一攬子接受，但是在許可合同中加入一個具有溯及力的「調整條款」。即規定，使用人可以單獨提起無效申請以及不侵權之訴，在相關問題專利被無效或者法院判定不侵權的情況下，專利權人則有義務退還使用人針對相關問題專利之前已經繳付的許可費。這樣對使用人的好處是，即使在敗訴的情況下，仍然可以主張反壟斷抗辯，從而避免禁令風險。
f) 如果被告針對主張專利無效、主張未使用訴爭專利、主張權利用盡以及/或者專利已經許可，無論是在單獨的程序中提起亦或——在可行的情況下——在反訴中提起，關於主張和舉證責任的分配遵循一般原理。
V.在言辭辯論程序內外對保密請求的處理
關於本院審理侵犯專利權糾紛時在言辭辯論程序內外對保密申請的處理請參見另外的指南。
VI.介於首次庭前會議與開庭審理之間的時段
訴訟雙方應該充分利用首次庭前會議與開庭審理之間的時段，進行補充協商或者通過法院調解程序或者其他爭議解決機制來尋求調解。
VII.合同條款
基於對合同自由和私法自治的尊重，本院下轄兩個法庭要避免直接規定相關合同條款的具體內容。但是，合同條款的行文措辭必須切合個案實際要求，對雙方利益進行合理平衡。在可能的情況下，可以參考第三方的模板進行起草。
[1]德語版請見：***；英語版請見：***（因百家號審核原因，詳細網址略）。
附件二：
慕尼黑州第一法院 [1]：
關於審理侵犯專利權糾紛時在言辭辯論程序內外處理保密申請的指南
（二〇二〇年二月版）
翻譯：陸哲（聯德律師事務所律師助理）
校對：魏立舟（德國慕尼黑大學博士）
本指南規定了慕尼黑州第一法院的兩個專利審判庭[2]在審判侵犯專利權糾紛時在言辭辯論程序內外如何處理當事人的保密申請。在專利權糾紛及實用新型、半導體和補充保護證書相關指南更新之前，適用本指南。經法院事先通知，兩專利審判庭在具體個案中可不適用本指南規定。本指南的相應德語版本為官方版本。
如果《德國專利法》（Patentgesetz，PatG）第145a條按計劃生效（見《專利法簡化和現代化第二部法案（草案）》（聯邦司法和消費者保護部討論稿）），則專利權糾紛應準用2019年4月18日的《德國商業秘密法》（Geschaftsgeheimnisgesetz，GeschGehG）第16至20條相關規定（見《聯邦法律公報》（第一部分），第466頁）。在此之前，適用以下規定：
如果一方主張，在缺乏相關保密措施的情況下，其無法陳述涉密的合同內容或提供該合同文本（例如，原告對其在要約中提出的報價承擔次級舉證責任，其必須披露之前與第三方籤署的許可合同的內容），則在作出書面陳述之前，或提供合同文本之前，該當事人必須讓另一方當事人和/或已參加此案的訴訟第三人在庭外籤署保密協議，從而使書面陳述或合同文本提交成為可能。如果另一方不合理地拒絕籤署保密協議，則承擔舉證責任的一方無需披露任何涉密內容。此時，由另一方承擔舉證責任，例如，證明權利人的報價構成反壟斷法意義上的歧視，並且該方不能主張相對方未履行其信息披露義務。若後續有新加入的訴訟第三人，他們也必須籤署庭外保密協議，否則，應適用2019年8月13日決定（編號：ECLI:DE:LGMUEN1:2019:0813.7O3890.19.0A）所規定的程序。
針對書面陳述的一些特定部分，如果要對查看文件和/或參與言辭辯論程序和/或寫入判決進行特別限制，則應儘量將此類涉密信息作為單獨的附件提交，並在其首頁以顯著方式註明。在書面陳述中，在提到此類涉密信息的地方應該隱去文字而備註相關附件信息。雖然可以備註相關附件信息，但必須確保書面陳述清晰易讀。這種情況下，應適用《德國法院組織法》（Gerichtsverfassungsgesetz，GVG）第172條第2款的標準。根據相關規則，保密申請人必須向法院詳細陳述、解釋並使法院相信：需提及的涉密信息非常重要，以及在個案中保護這一秘密的價值超過公開審理這一公共利益。即使該案的其他當事人對該保密請求沒有異議，本標準也同樣適用。實際上，公開原則不在當事人的處分範圍內。因此，建議當事人及時提交有事實依據的書面陳述，並強調何種信息對何人保密，以及保密的原因、程度和持續時間。
如果一方主張（例如，在提交已籤訂的許可合同文本時），由於這些許可合同中包含保密協議，若無法院命令，其不能提交這些許可合同文本或陳述合同的具體內容，在此情況下，該當事人必須及時說明這一情況，並根據《德國民事訴訟法》第142條請求法院頒發出示文書令。通常，兩專利審判庭將接受該請求並命令出示該項文書，其中，文書出示令的頒發是基於另一方當事人和所有訴訟第三人已籤署了庭外保密協議。如果該另一方當事人不合理地拒絕籤署該協議，則該許可合同無需提交，如果訴訟第三人拒絕籤署該協議，則在該保密信息範圍內該訴訟第三人將被排除在後續程序之外。在適當情況下，例如，當原告與訴訟第三人針對的訴訟標的可分時，原告也可就此申請訴訟程序分離。
根據《德國商業秘密法》的規定，兩專利審判庭的保密措施效力及於言辭辯論程序之外，該保密措施將從啟動後持續至有證據證明（保密措施申請方）無權獲得該保護時為止。在言辭辯論環節（及隨後的判決）中，兩專利審判庭將盡力避免討論或提及涉密信息。如果必須要提及或討論涉密信息且因此有必要決定將公眾排除在外（從而不能接觸到該信息）時，兩審判庭均須審查申請排除的一方所提交的有事實依據的書面陳述，以判斷是否滿足排除公眾的先決條件。
在制定出與《德國專利法》第145a條（計劃頒布）相當的法律條款之前，本指南的暫行規定也適用於實用新型、半導體和補充保護證書的相關爭議。
上述法律條款[3]生效後，對於進行中的訴訟，一方若要繼續對涉密信息進行保密，無論是否已依據本指南暫行規定採取保密措施，均須依據《德國商業秘密法》第16條第1款立即請求法院作出裁決。
根據聯邦法院於2020年1月14日作出的無線星球訴華為案判決（Akteneinsicht XXIV，案號X ZR 33/19）中的更為詳細的規定，如果法院拒絕對一方所提交的特定書面信息採取保密措施，信息提交方可以將相關文件從已提交材料中撤回。該撤回的內容將不會提交給訴訟的其他各方，法院作出裁決時也不會考慮該撤回的內容。
基於對合同自由和私法自治的尊重，本院下轄兩個法庭要避免直接規定庭外保密協議的具體內容。但是，合同的行文措辭必須切合個案實際要求，對雙方利益進行合理平衡。在可能的情況下，可以參考第三方的模板進行起草。
[1]譯者註：Landgericht München I也譯為「慕尼黑第一地區法院」，為與附件1禁令指南的德語譯本統一，本文採「慕尼黑州第一法院」這一譯法。
[2]譯者註：慕尼黑州第一法院下轄的兩個專利審判庭是指第七庭和第二十一庭。
[3]譯者註：指與《德國專利法》第145a條（計劃頒布）相當的法律條款。
（本文僅代表作者觀點，不代表知產力立場）