《民法典》智慧財產權懲罰性賠償制度主觀要件的認定

作者：張鵬

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5月28日，全國人大審議通過《中華人民共和國民法典》（以下簡稱「民法典」）。民法典第1185條規定，「故意侵害他人智慧財產權，情節嚴重的，被侵權人有權請求相應的懲罰性賠償。」由此可見，智慧財產權懲罰性賠償制度的適用條件包括，侵害他人智慧財產權的主觀故意和情節嚴重的客觀後果。對於客觀後果而言，可以從侵權行為造成的損害後果和侵權行為本身的具體情況判斷是否構成「情節嚴重」，未來法律適用中的難點將集中在「侵害他人智慧財產權的主觀故意」這一主觀要件的判斷。

一、智慧財產權懲罰性賠償制度主觀要件的立法表達

針對智慧財產權懲罰性賠償制度適用條件中的主觀要件，我國立法有兩種表述：故意侵權和惡意侵權。其中，民法典、專利法修正案（草案）、著作權法修正案（草案）均以「故意侵權」作為主觀要件，商標法、反不正當競爭法均以「惡意侵權」作為主觀要件。具體如下：

二、侵權法背景下故意侵權與惡意侵權的含義分析

故意侵權和惡意侵權是否具有同一含義？本文理解，故意侵權和惡意侵權的含義並不相同。理由包含兩個方面：

一是從體系解釋角度而言，立法明確區分故意侵權與惡意侵權。我國立法層面明確區分了「故意」和「惡意」這兩種主觀樣態，採用不同法律術語表達本身就表明了不同的含義。下面以民法典為例進行分析，民法典中共出現29處「故意」，經常將「故意」與「重大過失」並列。同時，民法典共出現6處「惡意」，包括惡意串通、惡意佔有、惡意磋商等情形。部分條文如表2所示。

同樣地，我國智慧財產權法律制度也明確區分了「故意」和「惡意」這兩種主觀樣態。商標法第57條將「故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件，幫助他人實施侵犯商標專用權行為的」作為商標侵權行為，此處的主觀樣態表達為「故意」。同時，商標法第4條、第45條、第47條、第68條以及規定商標懲罰性賠償制度的第63條均採用「惡意」這一表述方式，其中主要是對惡意註冊商標和惡意提起商標訴訟的規制，同時在規定宣告註冊商標無效的決定或者裁定不具有追溯力時設定了因商標註冊人的惡意給他人造成的損失這一例外。現行專利法中除了規定宣告專利無效的決定不具有追溯力的例外情形的第47條採用了「惡意」的表述方式之外，並無其他條文涉及故意或者惡意的主觀樣態；專利法修正案（草案）在保留上述表述的同時在專利侵權懲罰性賠償制度中引入「故意侵權」的主觀要件。著作權法中並無「惡意」的表述，僅有「故意」的表述，包括故意規避技術措施等。

二是，從法理解釋角度而言，故意侵權與惡意侵權主觀樣態存在差異。「惡意侵權」的概念源自英美法系侵權法，與「故意侵權」的含義是不同的。在英美法背景下，誣告malicious prosecution、濫用訴訟程序malicious abuse of process均以構成惡意（malicious）作為前提條件；而大部分侵權行為（例如對人的毆打battery、非法拘禁false imprisonment等和對物的侵佔動產trespass to chattels、損壞動產conversion等）則以故意（willful）作為構成要件。二者在主觀樣態方面存在差異。

在我國法律體系背景下，故意侵權與惡意侵權主觀樣態存在差異，惡意侵權僅指直接故意侵權，並不包括間接故意侵權。通常而言，「惡意」包含兩種含義：一是某種事實，即壞的意願、惡毒仇恨，為了害人而害人；二是描述為某一必然造成他人損害的行為。通常而言，侵權法僅在前一種意義上使用該詞，也就是說，惡意並非一類獨立的過錯類型，其性質屬於故意中的直接故意[1]，即從事「惡意」行為之人，知道自己的行為會給他人造成損害，就是要這樣做，有些是損人利己，有些甚至是損人不利己，「惡意」一詞反應了對行為人道德上的非難，它表明行為人是為了不正當的目的或者動機。[2]剛剛審議通過的民法典並未對故意給出定義，通說認為，「故意」是指行為人對於構成侵權行為之事實，明知並有意使其發生（直接故意）；或者遇見其發生而其發生並不違背其本意（間接故意或者未必故意）[3]。我國民法典秉持了上述觀點，最為直接的表現就是締約過失責任制度的規定，在同一條文中區分適用了「惡意」與「故意」。亦即，民法典第500條規定，「當事人在訂立合同過程中有下列情形之一，造成對方損失的，應當承擔賠償責任：（一）假借訂立合同，惡意進行磋商；（二）故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況；（三）有其他違背誠信原則的行為。」 簡言之，「故意」包含間接故意和直接故意，而「惡意」僅指直接故意。

三、智慧財產權懲罰性賠償制度主觀要件的比較分析

我國侵權法律制度中的「惡意」主要應用在三個方面：惡意提起訴訟制度（例如因惡意提起智慧財產權訴訟損害責任糾紛[4]），惡意搶註商標行為規制的法律制度，智慧財產權侵權訴訟中的惡意認定。下面結合比較法對「惡意」的理解進行解讀。

首先，就惡意提起訴訟制度而言，英國法將malicious abuse of process界定為，被告惡意地、沒有正當的和合適的理由，使原告陷入一種刑事訴訟或者民事訴訟，訴訟的結果有利於原告，即被告造成的訴訟失敗，原告因此受到損害。在這些情況下，原告可以提起濫用法律訴訟的侵權行為訴訟，從被告那裡獲得賠償。[5]美國法意義上的「惡意訴訟」通常包括惡意刑事告發、惡意民事訴訟和濫用訴訟程序三種侵權，這三種情況都是明確的「直接故意」。以惡意民事訴訟為例，此處的「惡意」是指起訴時的惡意，也就是明知自己在起訴時並無事實上的依據和法律上的依據，還要通過訴訟來損害他人的合法權益[6]。對主觀惡意的認定標準應當高於對一般侵權行為中過錯的認定標準，這就要求當事人從主觀狀態上，在起訴時明知自己沒有程序上的起訴權利或實體上勝訴的理由，卻濫用訴訟權利追求獲取不正當利益的目的[7]。

其次，就惡意搶註商標行為規製法律制度而言，英美法系和大陸法系主要立法例亦將其界定為直接故意。此外，就我國具體法律適用而言，《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》第15.14條指出，判斷訴爭商標申請人是否具有主觀惡意，可以綜合考慮如下因素：（1）引證商標具有較強顯著性和知名度； （2）訴爭商標申請人與引證商標權利人營業地址臨近；（3）訴爭商標申請人與引證商標權利人屬於同行業；（4）訴爭商標標誌與引證商標標誌基本相同且訴爭商標申請人未作出合理解釋。可見，裁判者在商標行政訴訟程序中認定惡意時，考慮引證商標顯著性知名度情況，並且從訴爭商標與引證商標在營業地址、行業類別、相似程度方面的聯繫出發進行推定，體現出所述的「惡意」就是明確的「直接故意」。國家市場監督管理總局《規範商標申請註冊行為若干規定》第8條規定，商標註冊部門在判斷商標註冊申請是否屬於違反商標法第四條規定時，可以綜合考慮以下因素：（一）申請人或者與其存在關聯關係的自然人、法人、其他組織申請註冊商標數量、指定使用的類別、商標交易情況等；（二）申請人所在行業、經營狀況等；（三）申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意註冊行為、侵犯他人註冊商標專用權行為的情況；（四）申請註冊的商標與他人有一定知名度的商標相同或者近似的情況；（五）申請註冊的商標與知名人物姓名、企業字號、企業名稱簡稱或者其他商業標識等相同或者近似的情況；（六）商標註冊部門認為應當考慮的其他因素。這一規定更加明確，從申請人的自身情況、申請註冊商標的情況兩個方面判斷申請人的直接故意心理狀態。

四、智慧財產權侵權訴訟中區分故意惡意的立法本意

為什麼商標法採用「惡意侵權」作為商標侵權懲罰性賠償制度的適用條件之一，而非採用「故意侵權」？我國2013年商標法修改引入懲罰性賠償制度，目的在於，「針對實踐中權利人維權成本高、往往得不償失的現象，草案引入了懲罰性賠償制度，規定對惡意侵犯商標專用權、情節嚴重的，可以在權利人因侵權受到的損失、侵權人因侵權獲得的利益或者註冊商標使用許可費的1到3倍的範圍內確定賠償數額。」[8]2019年商標法第四次修改時僅將懲罰性賠償制度損害賠償數額的倍數提高到5倍，並未改變適用條件要求。遍查2013年商標法修改的相關釋義，並未對於為何採用「惡意侵權」作為商標侵權懲罰性賠償制度的主觀要件進行充分解釋，毋庸置疑歷史因素是重要原因之一。我國商標法在2013年第三次修改之前從未在法律文本中採用過「故意」的條文表達，一貫採用「惡意」作為主觀樣態的描述方式。本文認為，我國商標法乃至於反不正當競爭法採用「惡意」作為主觀樣態的描述方式，乃是立法慣性所致的自然結果，如進行細緻比較和理性分析，仍有可商榷的餘地。

能否根據智慧財產權類型的不同，確定智慧財產權懲罰性賠償制度的適用條件？也就是說，即使我國商標法乃至反不正當競爭法採取「惡意侵權」作為主觀樣態的描述方式並非理性分析的結果，是否可能產生「無心插柳柳成蔭」的良好效果？對此，本文認為，專利權、著作權侵權懲罰性賠償制度以「故意侵權」作為構成要件之一，商標權、商業秘密侵權懲罰性賠償制度以「惡意侵權」作為構成要件之一，並且「惡意侵權」僅僅涵蓋「故意侵權」中的直接故意，其正當性有待商榷。首先，按照智慧財產權權利類型區分智慧財產權懲罰性賠償制度的主觀要件缺少一定的邏輯依據支撐。智慧財產權侵權懲罰性賠償責任的基本性質是具有準刑罰性的民事責任，其邏輯依據在於行為的可歸責性，而非所侵犯權利的性質。如果智慧財產權侵權行為具有同等的可歸責性，那麼無論所侵犯的權利是專利權還是商標權，均應當承擔懲罰性賠償的法律責任。因此，不應根據智慧財產權類型的不同確定智慧財產權懲罰性賠償制度的適用條件。

綜上所述，商標法乃至於反不正當競爭法採用「惡意」作為主觀樣態的描述方式，乃是立法慣性所致的自然結果，如進行細緻比較和理性分析，其理論和實務正當性仍有商討的空間。

五、智慧財產權懲罰性賠償制度主觀要件的司法實踐

對我國司法實踐進行綜合分析，由於專利法修正案（草案）、著作權法修正案（草案）尚在立法審議程序，因此智慧財產權懲罰性賠償制度的適用主要出現在商標法領域。

首先，我國商標懲罰性賠償的司法實踐要求主觀要件為惡意，惡意以明知為限。例如，在蘭西佳聯迪爾油脂化工有限公司、約翰迪爾（丹東）石油化工有限公司等與約翰迪爾（中國）投資有限公司、迪爾公司侵害商標權糾紛案[9]中，北京市高級人民法院指出，適用「懲罰性」賠償應當以被控侵權人「惡意侵犯商標專用權且情節嚴重」為要件，其中「惡意」應當僅限於「明知」即故意而為，雖然註冊商標經申請核准註冊後具有公示性，誠實信用的市場主體應當主動避讓，但是一般而言被控侵權人從事侵犯商標專用權的行為主觀上存在過錯，並不當然能夠認定為「故意」

其次，我國商標懲罰性賠償的司法實踐在主觀惡意判定中在明知的基礎上結合行為加以判斷。例如，在丹陽市天宇五金磨具有限公司（以下簡稱「天宇五金磨具公司」）、常州精申箭商貿有限公司（以下簡稱「精申箭公司」）等與上海長江砂輪廠有限公司（以下簡稱「長江砂輪廠」）、永康市五金城大明砂布磨具批發部侵害商標權糾紛案[10]中，江蘇省高級人民法院認定，天宇五金磨具公司、精申箭公司侵權惡意明顯，即天宇五金磨具公司與長江砂輪廠籤訂《聯營合作協議書》後並不使用涉案商標，而是實施一系列嚴重損害涉案商標權益的行為，即在協議籤訂之後不到半年則申請撤銷涉案商標，並多次申請註冊與涉案商標相同或近似的商標等。天宇五金磨具公司等不信守承諾，無視他人智慧財產權的行為，嚴重違反了誠實信用原則，主觀侵權意圖明顯。可見，江蘇省高級人民法院根據天宇五金磨具公司籤訂《聯營合作協議書》明知涉案商標的情況下，從天宇五金磨具公司、精申箭公司不使用涉案商標、在協議籤訂之後不到半年則申請撤銷涉案商標並多次申請註冊與涉案商標相同或近似的商標等行為，認定其具備直接故意。

還有，在我國商標懲罰性賠償司法實踐中主觀惡意的舉證主要從行為出發。例如，在小米科技有限責任公司、小米通訊技術有限公司與被告中山奔騰電器有限公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛案[11]中，南京市中級人民法院認定，從被告的侵權行為看，被告中山奔騰公司侵權的意圖明顯，其從原告註冊、使用「小米」商標後即摹仿該商標，申請註冊「小米生活」商標，其後又申請註冊原告已註冊的「米家」等商標，使用與原告宣傳語近似或基本相同的宣傳語，使用與原告配色相同的配色，申請與原告商標近似的域名，從2017年2月起即製造、銷售被控侵權產品；被告獨領風騷公司雖註冊成立的時間較晚，但其與被告中山奔騰公司間存在股東、法定代表人和業務上的關聯關係，其使用與原告的「米家」商標相同的字號，使用被告中山奔騰公司註冊的侵犯原告商標權的域名，兩被告全面摹仿原告及其商標、產品，企圖使相關公眾誤認為其與原告間存在某種特定的聯繫或商標許可使用關係，並且實際已使用造成混淆。兩被告的侵權行為具有極為明顯的惡意。

此外，商業秘密侵權懲罰性賠償制度的法律適用更加強調直接故意。例如，在重慶慢牛工商諮詢有限公司與譚慶重慶億聯金匯管理諮詢有限公司侵害商業秘密糾紛案[12]中，重慶市第五中級人民法院認定，鑑於二被告買賣原告商業秘密，通過非法交易從中牟利，共同實施侵犯原告商業秘密的不正當競爭行為的主觀惡意明顯，因此對二被告適用懲罰性賠償標準，即以二被告買賣原告商業秘密交易金額作為被告因侵權所獲利益，並以此為基數的三倍確定賠償數額。

六、智慧財產權懲罰性賠償制度主觀要件的適用建議

我國民法典、商標法、反不正當競爭法、專利法修正案（草案）、著作權法修正案（草案）規定了智慧財產權懲罰性賠償制度，但是主觀構成要件存在故意侵權和惡意侵權兩種立法表達。並且，通常而言，惡意限於主觀故意，二者範圍並不相同。因此，存在商標法、反不正當競爭法與我國民法典規定不一致的問題。在商標法、反不正當競爭法規定與民法典不一致的情況下，如何判斷其法律適用？

一方面，特別法優於一般法。民法典第11條規定，其他法律對民事關係有特別規定的，依照其規定。由於商標法、專利法、著作權法等智慧財產權法律是民事法律的特別法，因此存在著「特別法優於一般法」的法律適用邏輯。另一方面，新法優於舊法。民法典相對於商標法、反不正當競爭法是新法，亦存在著「新法優於舊法」的法律適用邏輯。那麼，上述兩種法律適用邏輯之間的衝突如何解決？根據立法法第94條第1款的規定，法律之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致，不能確定如何適用時，由全國人民代表大會常務委員會裁決。據此，關於上述商標法、反不正當競爭法規定與民法典的不一致，有賴於全國人民代表大會常務委員會進一步明確 。

[注]

[1] 直接故意是指受害人從主觀上追求損害結果發生，間接故意是指受害人已經預見到自己的行為可能發生損害後果，放任該損害後果的發生。參見黃薇主編：《中華人民共和國民法典侵權責任編解讀》【M】，北京：中國法制出版社2020年7月版，第38頁。

[2] 程嘯：《侵權責任法（第二版）》【M】，北京：法律出版社2015年9月版，第265-266頁。

[3] 王澤鑑：《侵權行為法（第一冊）》【M】，北京：中國政法大學出版社2001年版，第257-258頁。

[4] 張鵬：「惡意智慧財產權訴訟損害責任的賠與償（上）（下）」【EB/OL】，http://www.zhonglun.com/content/2018/10-31/1330064513.html （2020年6月25日最後訪問）。

[5] C.D. Baker. Tort(3rd edition). Sweet & Maxwell,1981, p.295.轉引自徐愛國：「英美法中『濫用法律訴訟』的侵權責任」【J】，載於《法學家》2000年第2期。

[6] 懷宇：「我國惡意訴訟侵權制度的構建」【J】，載於《法律適用》2009年第11期。

[7] 我國司法實踐中亦將「明知」作為構成惡意提起智慧財產權訴訟的要件之一。例如，在約翰迪爾（中國）投資有限公司與趙國輝等因惡意提起智慧財產權與訟損害責任糾紛案中，人民法院認定，根據《現代化農業》2010年第12期的內容可知約翰迪爾中國公司及其關聯公司在中國境內已經在先使用了與涉案專利外觀基本一致的潤滑油外包裝。結合行政處罰決定書、涉案專利授權公告文本與無效決定書可知趙國輝與約翰迪爾丹東公司的法定代表人趙國利在已經明知約翰迪爾中國公司在先銷售的潤滑油外包裝造型的情況下，仍將與其造型基本一致的外包裝申請為自己的外觀設計專利，且在外觀設計專利的圖樣上使用約翰迪爾中國公司的關聯公司享有註冊商標專用權的標識，其申請行為違背了誠實信用原則，屬於惡意申請專利的行為。參見北京智慧財產權法院（2017）京73民初121號民事判決書。

[8] 參見周伯華：「關於《中華人民共和國商標法修正案（草案）》的說明——2012年12月24日在第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議上」【EB/OL】，http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2013-11/25/content_1823283.htm （2020年6月25日最後訪問）。

[9] 參見北京市高級人民法院北京市高級人民法院（2017）京民終413號民事判決書。

[10] 參見江蘇省高級人民法院（2019）蘇民終95號民事判決書。

[11] 參見南京市中級人民法院（2018）蘇01民初3207號民事判決書。

[12] 參見重慶市第五中級人民法院（2019）渝05民初1225號民事判決書。

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