第規定,申請人可以對其專利申請文件進行修改,但是,對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。
在專利代理工作中,代理人最撓頭的事情之一是修改超範圍。據博主所感、所聽和所見,審查員在分析現有技術公開的技術內容時,所屬領域的技術人員可以說明察秋毫、聰明伶俐;然而,在面對修改時,這個所屬領域的技術人員卻變得呆傻捏笨。甚至在修改時,有審查員要求必須將整個具體實施例都寫入權利要求中。
最高法院在2011年12月25日作出的(2010)知行字第53號判決書指出,原說明書和權利要求書記載的範圍,包括:(1)原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內容;和(2)所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確推導出的內容。判斷對專利申請文件的修改是否超出原說明書和權利要求書記載的範圍,不僅應考慮原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形表達的內容,還應考慮所屬領域普通技術人員綜合上述內容後顯而易見的內容。在這個過程中,不能僅僅注重前者,對修改前後的文字進行字面對比即輕易得出結論;也不能對後者作機械理解,將所屬領域普通技術人員可以直接、明確推導出的內容理解為數理邏輯上唯一確定的內容。
可以明確感覺到,最高法院對於審查指南中要求的修改應該能夠從原始公開中直接地、毫無疑義地確定,很是不以為然,根本未予引用。顯然,審查指南的規定不能代替法律條款本身,更不能與法律條文本身相違背。
然而,在(2016)京73行初4961號中,可以看出,覆審委針對權利要求的修改是否超範圍採用的標準是是否在原始申請文件中存在「一致性的記載」,而重新概括得到並且/或者重新組合得到的技術方案,不能由原始記載的信息直接、毫無疑義地確定,超出了原始公開的範圍。至於什麼是「一致性的記載」,沒有說明。北京知產法院,雖然沒有直接使用這樣的標準,但是,仍然認為只要修改後的技術方案不同於原始公開的技術方案,那麼,修改就超範圍。
博主認為,覆審委和北京知產法院的上述觀點與最高法院的在先判例是不符的。
博主認為,需要特別注意的是,最高法院明確指明了「直接、明確推導」是基於「綜合」原始公開的內容,推導出「顯而易見」的內容。對此,可以借鑑審查指南中規定的明顯不具有顯而易見的情形。
在如何判定「顯而易見」時,審查指南指出,在現有技術基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理得到的技術方案屬於顯而易見;技術方案如果其與最接近現有技術不同的區別技術特徵記載在同一份對比文件的不同段落中則屬於顯而易見;簡單的技術疊加屬於顯而易見;僅從已知的可能性或可能性相同的技術方案中選出一種屬於顯而易見;要素省略如果也喪失了相應技術效果則屬於顯而易見;簡單替換有時甚至都屬於不具有新穎性的情形。因此,可以允許的具體修改方式,不僅僅是與具體實施方式保持「一致性」,而是可以進行純粹的邏輯推理、等效的替換、要素的省略、可能範圍的選擇等。
博主認為,「技術方案」可以理解為「具體實施方式」。然而,只有是從頭到尾詳細描述才是一個具體實施方式或技術方案嗎?顯然不是。因為絕大多數的申請文件為了簡潔,在描述不同的實施方式時都省略了相同內容。例如,「可以將上述具體實施方式中的A用B代替」就是另一個技術方案或具體實施方式。
在博主看來,當前採用的「直接毫無疑義」標準本質上反映的是審查員和法官不願意或者沒能力對涉案技術進行詳盡分析並準確理解,同時又抱著不要給我找麻煩的心態。其實,只要審查員在分析原始公開的範圍時和在分析現有技術公開的內容時採用同樣的本領域技術人員標準,或者說,像分析現有技術公開內容那樣分析原始公開範圍,那麼,就可以基本上符合最高法院的精神了。
下面,就重溫最高法院關於修改的精彩絕倫的說理。
一、第的立法目的
正確理解第的含義,需要結合該條的立法目的。
第包括兩層含義:一是允許申請人對專利申請文件進行修改,二是對專利申請文件的修改進行限制。
之所以允許申請人對專利申請文件進行修改,其主要理由在於:
一是申請人的表達和認知能力的局限性。申請人將自己抽象的技術構思形諸於語言文字,體現為具體的技術方案時,由於語言表達的局限,往往有詞不達意或者言不盡意之處。同時,申請人在撰寫專利申請文件時,由於對現有技術以及發明創造等的認知局限,可能錯誤理解發明創造。在專利申請過程中,隨著對現有技術和發明創造等的理解程度的提高,特別是審查員發出審查意見通知書之後,申請人往往需要根據對發明創造和現有技術的新的理解對權利要求書和說明書進行修正。
二是提高專利申請文件質量的要求。專利申請文件是向公眾傳遞專利信息的重要載體,為了便於公眾理解和運用發明創造,促進發明創造成果的運用和傳播,客觀上需要通過修改提高專利申請文件的準確性。
在允許申請人對專利申請文件進行修改的同時,第也對專利申請文件的修改進行了限制,即發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。這一限制的理由在於:
一是通過將修改限制在原說明書和權利要求書記載的範圍之內,促使申請人在申請階段充分公開其發明,保證授權程序順利開展。
二是防止申請人將申請時未完成的發明內容隨後補入專利申請文件中,從而就該部分發明內容不正當地取得先申請的利益,保證先申請原則的實現。
三是保障社會公眾對專利信息的信賴,避免給信賴原申請文件並以此開展行動的第三人造成不必要的損害。
可見,第的立法目的在於實現專利申請人的利益與社會公眾利益之間的平衡,一方面使申請人擁有修改和補正專利申請文件的機會,儘可能保證真正有創造性的發明創造能夠取得授權和獲得保護,另一方面又防止申請人對其在申請日時未公開的發明內容獲得不正當利益,損害社會公眾對原專利申請文件的信賴。
對第含義的理解,必須符合這一立法目的。
二、關於「修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍」的理解
基於前述立法目的,對於「原說明書和權利要求書記載的範圍」,應該從所屬領域普通技術人員角度出發,以原說明書和權利要求書所公開的技術內容來確定。凡是原說明書和權利要求書已經披露的技術內容,都應理解為屬於原說明書和權利要求書記載的範圍。既要防止對記載的範圍作過寬解釋,乃至涵蓋了申請人在原說明書和權利要求書中未公開的技術內容,又要防止對記載的範圍作過窄解釋,對申請人在原說明書和權利要求書中已披露的技術內容置之不顧。
從這一角度出發,原說明書和權利要求書記載的範圍應該包括如下內容:
一是原說朋書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內容;
二是所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確推導出的內容。只要所推導出的內容對於所屬領域普通技術人員是顯而易見的,就可認定該內容屬於原說明書和權利要求書記載的範圍。
與上述內容相比,如果修改後的專利申請文件未引入新的技術內容,則可認定對該專利申請文件的修改未超出原說明書和權利要求書記載的範圍。
由此可見,判斷對專利申請文件的修改是否超出原說明書和權利要求書記載的範圍,不僅應考慮原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形表達的內容,還應考慮所屬領域普通技術人員綜合上述內容後顯而易見的內容。
在這個過程中,不能僅僅注重前者,對修改前後的文字進行字面對比即輕易得出結論;也不能對後者作機械理解,將所屬領域普通技術人員可以直接、明確推導出的內容理解為數理邏輯上唯一確定的內容。
三、 專利申請文件的修改限制與專利保護範圍的關係
第規定,發明專利申請人在提出實質審查請求時以及在收到國務院專利行政部門發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內,可以對發明專利申請主動提出修改。實用新型或者外觀設計專利申請人自申請日起2個月內,可以對實用新型或者外觀設計專利申請主動提出修改。申請人在收到國務院專利行政部門發出的審查意見通知書後對專利申請文件進行修改的,應當按照通知書的要求進行修改。
第規定,請求人在提出覆審請求或者在對專利覆審委員會的覆審通知書作出答覆時,可以修改專利申請文件;但是,修改應當僅限於消除駁回決定或者覆審通知書指出的缺陷。
第規定,在無效宣告請求的審查過程中,發明或者實用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書,但是不得擴大原專利的保護範圍。發明或者實用新型專利的專利權人不得修改專利說明書和附圖,外觀設計專利的專利權人不得修改圖片、照片和簡要說明。
第第一款規定,發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用於解釋權利要求。
根據上述規定,結合第的規定,可知專利申請文件的修改限制與專利保護範圍之間既存在一定的聯繫,又具有明顯差異。
其主要差異在於,專利申請文件的修改以原說明書和權利要求書記載的範圍為界,其記載的範圍越廣,披露的技術內容越多,允許的修改範圍就越大,而發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用於解釋權利要求,其權利要求記載的技術特徵越多,其保護範圍就越小。
同時,專利申請人根據第的規定進行主動修改時,只要不超出原說明書和權利要求書記載的範圍,在修改原權利要求書時既可以擴大其請求保護的範圍,也可以縮小其請求保護的範圍。
專利申請文件的修改限制與專利保護範圍的聯繫在於,根據第的規定,在無效宣告請求的審查過程中,發明或者實用新型專利的專利權人修改其權利要求書時要受原專利的保護範圍的限制,不得擴大原專利的保護範圍。
四、 專利申請文件的修改限制與禁止反悔原則關係
在專利授權確權程序程序中,專利申請人需要遵循誠實信用原則,信守諾言,誠實不欺,不得出爾反爾,損害第三人對其行為的信賴。
作為誠實信用原則的體現和要求,禁止反悔原則在專利授權確權程序中應予適用。但是,禁止反悔原則在專利授權確權程序中的適用並非是無條件的,其要受到自身適用條件的限制以及與之相關的其他原則或者法律規定的限制。禁止反悔原則的適用應以行為人出爾反爾的行為損害第三人對其行為的信賴和預期為必要條件。同時,法律的明確規定以及其他同等重要的原則也限制著禁止反悔原則的適用。在專利授權確權程序中適用禁止反悔原則必須綜合考慮上述因素。
根據第以及第的規定,在專利授權程序中,申請人可以對其專利申請文件進行修改,但是對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍;在專利確權程序中,專利權人可以修改其權利要求書,但是不得擴大原專利的保護範圍。因此,在專利授權程序中,相關法律已經賦予了申請人修改專利申請文件的權利,只要這種修改不超出原說明書和權利要求書記載的範圍即可。
對於社會公眾而言,基於第規定,其應該預見到申請人可能對專利申請文件進行修改,其信賴的內容應該是原說明書和權利要求書記載的範圍,即原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內容和所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確推導出的內容,而不是僅信賴原權利要求書記載的保護範圍。
因此,如果申請人對專利申請文件的修改符合第的規定,禁止反悔原則在該修改範圍內應無適用餘地。