專利法第三十三條「專利申請文件的修改」在發明專利行政案的適用

專利法第三十三條規定

申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。

在北京智慧財產權法院近期審理的一起涉馬庫什化合物的發明專利行政案件中，專利權人在無效宣告程序中刪除了技術方案的部分內容，判決中對於上述修改是否符合專利法第三十三條規定的問題進行了闡述。

01、背景知識小卡片

上述關於修改超範圍的法律適用重點在於對申請文件修改應該限制在申請日完成的發明創造的範圍之內，背後的法理是先申請原則。

因專利權在公告授權後，產生了公眾對其公開範圍的信賴利益，在無效宣告程序中應以不能擴大權利要求請求保護的範圍為前提，對修改的方式進行嚴格限定，因此，無效宣告程序中修改權利要求書的具體方式一般限於權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。

其中，技術方案的刪除是指從同一權利要求中並列的兩種以上技術方案中刪除一種或者一種以上技術方案。

如何正確理解「並列的技術方案」的刪除，在不同技術領域仍會有呈現出一定的特殊性，尤其是化學、醫藥、生物領域的馬庫什權利要求，最高法院在（2016）最高法行再41號行政判決書中對馬庫什權利要求定性為「馬庫什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，具有共同性能和作用的一類化合物」，因此對其修改必須給予嚴格限制，允許對其進行修改但不能因為修改而產生新性能和作用的一類或單個化合物，但是同時也要充分考量個案因素。

02、案例

涉案專利授權公告時的權利要求書如下：

1.一種用於聚合物的添加劑組合物，其中包括：

組分A：80wt%-99.99wt%的具有式（I）所示結構的二烷基次膦酸鹽，

其中，R1，R2相同或不同，表示為乙基、丙基和/或丁基；

M為Mg、Ca、Al、Zn、Fe；

m為2至4；

組分B：0wt%-20wt%具有式（Ⅱ）所示結構的烷基膦酸鹽，

其中，R3表示為乙基、丙基和/或丁基；

M為Mg、Ca、Al、Zn、Fe；

m為2至4；

組分C：0wt%-0.9wt%具有式（Ⅲ）所示結構的膦酸鹽；

其中，R3表示為H；

M為Mg、Ca、Al、Zn、Fe；

m為2至4；

組分B不為0wt%，且A、B和C組分的總和始終為100wt%。

原告在口審時提交修改文本：

1.將權利要求1和10中的「R1、R2相同或不同，表示為乙基、丙基和/或丁基」修改為「R1、R2相同，表示為乙基」；

2.將權利要求1中的組分C的含量改為大於0wt%-0.9wt%。

問題來了，專利權人在無效宣告程序中在本案中的馬庫什權利要求做上述修改是否符合專利法第三十三條的規定呢？

北京智慧財產權法院經審理後認為:

首先，涉案專利的權利要求1中所限定化合物中的組分A、B、C均為由馬庫什方式限定的技術特徵，其組合而成的化合物權利要求是典型的化學領域的馬庫什權利要求。

其次，對馬庫什權利要求進行修改時，亦原則上應以整個權利要求，而非該權利要求中所包括的具體化合物作為修改對象。

權利要求1和10中對化合物的限定除了R1、R2以外，還有M、m、R3等多個變量，刪除其中某個變量的部分可選項，不僅不屬於並列技術方案的刪除，而且會形成在原有權利要求的保護範圍內的新選擇。

因此，原告的該項主張中未將馬庫什權利要求視為一個技術方案，而是將其視為若干具體化合物的集合，該主張對馬庫什權利要求性質的理解有誤，本院不予支持。

此外，0wt%-0.9wt%是一個完整的數值範圍，其端值與其他範圍之間並不構成並列技術方案，放棄端點「0wt%」的取值也不屬於技術方案的刪除，而且導致了權利要求請求保護的範圍擴大，該修改不符合專利法第三十三條的規定。

故原告的上述主張沒有法律依據，本院不予支持。