專利法、實施細則、實施指南對答覆通知書時規定的修改要求
(1)A 33:對發明和實用新型文件的修改不得超出原說明書和權利要求書的記載範圍(目的:對修改的限制是為了防止由於修改而違反先申請原則);
(2)R51.3:收到審查意見通知書後對專利申請文件的修改應當按照通知書的要求進行。
一、修改時機
1、18個月公布之前的修改—申請人對申請文件進行主動修改或在初審期間應專利局的要求作出修改——法37條 ;
2、三年之內提出實質審查請求時的修改—申請人在提出實質審查請求時,或者在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的三個月內,對發明專利申請可以進行主動修改的——細則51條1款;
3、答覆審查意見通知書時的修改;
4、分案申請時提出的修改;
5、請求覆審或對無效請求進行意見陳述時的修改;
6、答覆審查意見通知書時的修改。
申請人在收到專利局發出的審查意見通知書後可修改專利申請文件,但是,應當按照通知書的要求進行修改,即針對通知書指出的缺陷進行修改——細則第51條第3款。
然而,對於雖然其時機或方式不符合專利法實施細則第五十一條的規定,但其內容與範圍滿足專利法第三十三條要求的修改,只要經修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷,並且具有被授權的前景,這種修改就可以被視為是經審查員同意的、相當於按照通知書要求進行的修改,因而經此修改的申請文件可以接受。這樣處理有利於縮短審查程序。但是,當出現下列情況時,即使修改的內容沒有超出原說明書和原權利要求書記載的範圍,也不能被視為經審查員同意的修改——指南第二部分第八章5.2.1節。
四種不符合細則51條的修改不能視作審查員同意的修改的情況:
(1) 刪除獨立權利要求中的技術特徵,擴大了該權利要求請求保護的範圍;
(2) 改變獨立權利要求中的技術特徵,導致擴大了請求保護的範圍;
(3) 將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改後權利要求的主題;
(4)增加了新的獨立權利要求,該獨立權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過。
二、允許的修改
(1)權利要求書的修改
①對獨立權利要求作進一步限定(增加技術特徵),針對 A22、A26(4)、R21(2)、 R20(1);
②變更獨立權利要求中的技術特徵、主題類型、主題名稱,針對 R20(1)、 A26(4)、 A22;
③刪除權利要求,針對 A31(1)、 A26(4)、R20(1);
④獨立權利要求劃界,針對R22(1);
⑤修改從屬權利要求,針對:R21(3)、R23。
(2)對說明書的修改
(a)對說明書中存在的不符合 R18和R4(1)的修改;
(b)適應性修改。
①名稱:準確、簡要地反映要求保護的主題的名稱
②技術領域
一般應與專利分類表中最低分類位置涉及的領域對應
③背景技術
④發明內容
a.客觀的所要解決的技術問題,與權利要求相適應
b.技術方案與權利要求適應性修改
c.技術效果:只有直接、毫無疑義地由原始申請文件推斷出的效果,才允許進行修改,否則不允許
⑤附圖說明
⑥實施例 ,一般僅限於補入原實施方式或者實施例中具體內容的出處以及已公開的反映發明的有益效果數據的標準測量方法、設備和修改其中的文字缺陷
⑦附圖:刪除其中不必要的詞語和注釋,修改附圖標記,使線條清楚等——R19
⑧修改能夠識別出並唯一確定的明顯語法錯誤、文字錯誤和列印錯誤
(3)摘要 R24
三、不允許的修改
原則:凡是違反A33 都不允許
(1)不允許的增加
①將不能明確認定的技術特徵寫入權利要求或說明書;
②補入不能直接、毫無疑義地確定的信息;
③測量附圖獲得的尺寸參數;
④引入未提及的附加組分,導致出現原申請沒有的特殊效果;
⑤補入不能直接導出的有益效果;
⑥補入實驗數據,補入實施例;
⑦補入附圖。
(2)不允許的改變
①改變技術特徵,超出原權利要求書和說明書的記載範圍;
②由不明確的內容改成明確具體的內容,例:在原始申請文件中只記載了在「高壓」下進行反應。在審查過程中,申請人將其修改為「7-10個大氣壓」;
③將沒有明確彼此關聯的分離的特徵進行新的組合。
(3)不允許的刪除
①刪除權利要求中明確認定的必要技術特徵、與說明書公開的技術方案有關的技術術語或具體應用範圍;
②刪除說明書中的內容,導致超範圍;
③disclaim,例外:除非申請人能夠根據申請原始記載的內容證明取被「放棄」的數值時,本發明不可能實施,或者取經「放棄」後的數值時,本發明具有新穎性和創造性。
注意事項
1、對於通知書中指出的實質性缺陷確實存在時,在修改專利申請文件時既要克服通知書中所指出的缺陷,又應當為申請人爭取更充分的保護;
2、對於審查意見通知書中所指出的形式缺陷,在修改申請文件中應當予以克服;
3、全面、深入地理解申請文件說明書中披露的信息,準確地認定發明點。
4、在專利申請文件符合專利法及其實施細則有關規定的前提下,為委託人爭取獲得儘可能寬的保護範圍。
5、對權利要求書進行修改時,除了必須遵循專利法第33條規定的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍這一基本原則之外,自然還應當符合權利要求書撰寫的各項要求。
6、(1)修改後的獨立權利要求所請求保護的技術方案應當具備專利法第22條第2款和第22條第3款規定的新穎性和創造性;
(2)修改後的獨立權利要求應當記載解決技術問題的必要技術特徵,清楚並簡要地表述請求保護的範圍;
(3)在保證修改後的獨立權利要求具有新穎性和創造性的同時,應當避免將非必要技術特徵寫入獨立權利要求導致權利要求保護範圍過窄而損害委託人利益。
7、要注意克服原有從屬權利要求所存在的形式缺陷;
8、從更好地形成保護梯度以充分維護委託人的利益的角度出發,考慮是否可以針對不同的具體實施方式適當增加一些權利要求。
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