文 /徐蘇明 付倩
從國知局於2019年4月4日發出「關於就《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知」，到2019年9月23日發出「關於《專利審查指南》修改的公告（第328號）」，修改後的《專利審查指南》確定將自2019年11月1日起施行。從現行版本到修改草案，再到修改定稿，最終的變化內容以及中間的變化過程都是值得研究的。今天，筆者將對其中關於第二部分第四章，也就是關於創造性的修改進行簡要的分析。
現行的《專利審查指南》頒布自2010年，近幾年雖然也進行過幾次修改，但每次基本都是針對部分特定章節內容進行的調整，而本次2019年的修改範圍則是到目前為止規模最大的一次。
本次修改過程共有三處內容涉及創造性。
第一，修改草案和修改定稿中都將第二部分第四章3.2.1.1判斷方法部分中的：
「在審查中應當客觀分析並確定發明實際解決的技術問題。為此，首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特徵，然後根據該區別特徵所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。從這個意義上說，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。」
修改為了：
「在審查中應當客觀分析並確定發明實際解決的技術問題。為此，首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特徵，然後根據該區別特徵在要求保護的發明中所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。從這個意義上說，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。」
筆者認為，此處修改其實是進一步明確了如何確定「發明實際解決的技術問題」。在修改之前，由於相關表述為「然後根據該區別特徵所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題」，由於此處沒有明確說明「該區別特徵」在何處「所能達到的技術效果」，所以從字面可以理解為「該區別特徵在最接近的現有技術中所能達到的技術效果」，也可以理解為「該區別特徵在要求保護的發明中所能達到的技術效果」。
如果按照前者理解，此時很容易會被認定為「該區別特徵在最接近的現有技術中所能達到的技術效果」是容易想到的。「所能達到的技術效果是容易想到的」類似說辭在審查意見中偶有出現，但如果此種說辭是基於按照前者理解得出，無疑是不準確的，因為「該區別特徵」在不同的應用場景中所起的作用，或者說所能達到的技術效果可以是不同的，如果「該區別特徵」在要求保護的發明中所起的作用與其在現有技術中常規的作用並不相同，其在要求保護的發明中往往就能達到相對於現有技術預料不到的技術效果，而這將使要求保護的發明具有一定的創造性，所以應當按照後者理解。
需要注意的是，在確定創造性所涉及的實際所解決的技術問題時，現有實際操作中，通常也是按照上述後者理解所執行的，但是部分人員可能存在理解偏差的情況，所以此次修改將其進一步明確，從字面角度排除了按照上述前者理解的情行。
第二，修改草案和修改定稿中都將第二部分第四章3.2.1.1判斷方法部分中的：
「重新確定的技術問題可能要依據每項發明的具體情況而定。作為一個原則，發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎，只要本領域的技術人員從該申請說明書中所記載的內容能夠得知該技術效果即可。」
修改為了：
「重新確定的技術問題可能要依據每項發明的具體情況而定。作為一個原則，發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎，只要本領域的技術人員從該申請說明書中所記載的內容能夠得知該技術效果即可。對於功能上彼此相互支持、存在相互作用關係的技術特徵，應整體上考慮所述技術特徵和它們之間的關係在要求保護的發明中所達到的技術效果。」
筆者認為，如果將審查員發出審查意見與代理師答覆審查意見視為一場棋局博弈，此處修改相當於送給代理師一把「取勝之匙」。
在審查意見中，經常會遇到審查員將所有區別技術特徵認定為多個單一區別技術特徵的情況，然後針對各單一區別技術特徵分別認定一個技術問題，再採用各個擊破的方式將其中大部分甚至全部認定為公知常識或慣用技術手段。
但實際上，部分被審查員認定的單一區別技術特徵其實是有內在的相互作用關係的，筆者認為，此種內在的相互作用關係可以視為一種間接公開的技術特徵，例如方法類技術方案中由各未編號的步驟的內在邏輯關係確定的步驟順序，如果其在本發明中所能達到的技術效果相對於現有技術是預料不到的，無疑可以從一定程度上證明本發明的創造性，所以筆者很支持此處修改。
在此之前，筆者在處理類似上述審查意見時，在論述了各區別技術特徵的相互關係及其所共同達到的技術效果後，往往會較為「無奈」地附上一段類似這樣的表述：「如果缺乏對區別技術特徵相互作用關係的考量，是否可以將一個較長的區別技術特徵一直拆分，直至成為多個本領域公知的技術術語，甚至詞彙？如果這樣，那麼任何有創造性的技術方案都可以被拆分為沒有創造性的最基礎的技術術語，而這無疑是不妥的。」
不過，即使進行了上述修改，筆者認為，一個高質量的專利也不僅是靠答覆審查意見獲得的，而是需要從撰寫時就加入為答覆審查意見做準備的考量因素。例如，如果部分技術特徵之間存在相互作用關係，對在後技術特徵進行限定時，可以引用在先技術特徵以功能限定等方式予以限定，而不是將多個本應有聯繫的技術特徵撰寫為形式上相互孤立的技術特徵。
另外，即使在權利要求中沒有體現出技術特徵的關聯性，在說明書中也應儘量對每個技術特徵，至少是必要技術特徵進行合理且充分的推導與擴展。這樣才有可能在日後答覆審查意見時，利用上述修改之便，最終成為博弈的勝者。
第三，修改草案中，對第二部分第四章6.4對要求保護的發明進行審查部分：
「發明是否具備創造性是針對要求保護的發明而言的，因此，對發明創造性的評價應當針對權利要求限定的技術方案進行。發明對現有技術作出貢獻的技術特徵，例如，使發明產生預料不到的技術效果的技術特徵，或者體現發明克服技術偏見的技術特徵，應當寫入權利要求中；否則，即使說明書中有記載，評價發明的創造性時也不予考慮。此外，創造性的判斷，應當針對權利要求限定的技術方案整體進行評價，即評價技術方案是否具備創造性，而不是評價某一技術特徵是否具備創造性。」
原本增加了如下內容：
「但是，權利要求中對技術問題的解決沒有作出貢獻的技術特徵，對評價權利要求限定的技術方案是否具備創造性不產生影響。例如，一項涉及照相機的發明，該發明的實質在於照相機快門的改進，其技術問題的解決取決於快門結構或者曝光時間控制，即使申請人將照相機其他固有部件如鏡頭、取景器等部件寫入權利要求中，這些技術特徵也與照相機快門改進的技術問題無關，因此，它們屬於對改進照相機快門這一技術問題的解決沒有作出貢獻的技術特徵。」
但是，修改定稿中卻將此部分刪除。
筆者認為，基於上文對如何重新確定技術問題的討論可知，此技術問題往往就是可能基於全部區別技術特徵而確定的，如果再說其中部分區別技術特徵對解決技術問題沒有作出貢獻，則有前後矛盾之嫌。在實際操作中，可能也會出現審查員較為主觀地將部分，甚至全部技術特徵輕易認定為未作出貢獻的技術特徵，這可能會影響對創造性評判的正確執行，所以最終將其刪除。
不過，即使未將上述內容寫入修改後的《專利審查指南》，也不代表權利要求書中各不相關技術特徵的疊加就能帶來創造性。如果多條區別技術特徵之間確實不存在相互支持與相互作用關係，審查員完全可以比較有說服力地將其認定為多個單一區別技術特徵，然後針對各單一區別技術特徵分別認定一個技術問題，再採用各個擊破的方式將其中大部分甚至全部認定為公知常識或慣用技術手段。
所以，關鍵還是在於原始申請文件中是否記載了或者可以推導得出各區別技術特徵的共同貢獻性作用。筆者認為，此處修改最終被刪除，只是對審查員提出了更高的要求，約束其儘量避免作出武斷而不準確的決定。
綜上所述，對於審查員和代理師天天打交道的「創造性」博弈問題，本次修改在整體上對審查員提出了更高的審查質量要求，但博弈對手要求的提高，不意味著代理師可以更輕鬆「取勝」，相反，這意味著代理師也要提高自身素質，從撰寫和答覆等多方面去提升專利申請質量，雙方才能共同貢獻一場精彩的棋局。
（本文為授權發布，未經許可不得轉載）