專利法新增加的禁止「濫用專利」規定，判定標準有沒有？

合夥指南 | 作者：李立律師

這是李立律師博客和合夥指南公眾號第493文字

專利法新增加的禁止「濫用專利」規定，判定標準有沒有？

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一

在法院實務中和法律學術研究裡，關於濫用專利，其實並不是一個新鮮的事情，但是在國家明文的法律法規中，始終沒有將這項內容有的寫進去。在之前的法律法規中，沒有明確使用「專利權濫用」這一概念的，更沒有對「專利權濫用」進行法律界定的規定。

由於沒有這方面的明確法律規定，事實上，在法律處理類似的糾紛時，適用的是關於合同無效、侵權責任認定、反不正當競爭方面的零散的規定，不成體系，更沒有明確的操作指引。

最近，《中華人民共和國專利法》又一次進行了修正，修正了一定數量的立法內容，包括增加侵犯專利權的賠償額，減輕專利權人的舉證責任等。其中，也將關於禁止濫用專利的規定寫入了專利法中。

此次修訂的專利法，特別增加了一條，關於禁止濫用專利權內容的規定，在第20條：

申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則，不得濫用專利權，損害公共利益或者他人合法權益。

濫用專利權，排除或限制競爭，構成壟斷行為的，依照《中華人民共和國反壟斷法》處理。」

那麼，什麼是「濫用專利權」呢，判斷標準是什麼？

二

先說一下法律實務界較為普遍的理解。

一般認為，濫用專利權，是指專利權的所有人在行使專利權利的過程中，超越了一般善意範圍內的合理界限，以致於該權利被不正當地行使，損害了他人或社會公共的正當利益的行為。

濫用專利權，更多得不是體現對自身權益的保護，而是對於他人或社會公共利益的故意損害。

濫用專利權行為的構成，通常有5個條件：

1. 行為人有某種專利權利。
2. 侵犯了他人合法利益或者社會公共的利益。
3. 行為人主觀上應當是故意或放任的，帶有明顯的違反法律或損害他人的目的。
4. 客觀上採取了不正當或不合理的行為。

這次《專利法》新增的第二十條的內容分為2款，第1款內容是對濫用專利權的禁止的一般規則，第2款內容是對濫用專利權涉及違反《反壟斷法》時的特別規則。

《專利法》這次對於濫用專利權的立法，突破了以往那種只將濫用專利權與構成違反《反壟斷法》相聯繫的方向，將「濫用專利權「但不構成違反《反壟斷法》的違法行為也作了禁止性的規定。

僅僅根據上述內容，其實，對於我們在實際操作中理解什麼是濫用專利權，還是遠遠不夠的。

三

接著，我們看看司法實務方面的理解。

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2011年12月時，最高人民法院發布了一份《關於充分發揮智慧財產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》。在這份文件中，最高人民法院就提到了關於保護專利權與防止權利濫用的問題的司法理解：

妥善處理保護專利權與防止權利濫用的關係，依法規制濫用專利權及濫用訴前禁令制度。在依法保護專利權和保障當事人訴權的同時，注意防止專利權人明顯違背法律目的行使權利，不正當地損害競爭對手，妨礙公平競爭和擾亂市場秩序。

對於明知其專利權屬於現有技術或者現有設計，仍然惡意向正當實施者及其交易對象濫發侵權警告或者濫用訴權，構成侵權的，可以視情支持受害人的損害賠償請求。

適度從嚴把握法律條件，加強程序保障，依法慎重採取訴前停止侵犯專利權措施。堅持把事實比較清楚、侵權易於判斷作為採取訴前停止侵權措施的前提條件。對於需要進行比較複雜的技術對比才能作出侵權可能性判斷的行為，不宜裁定採取責令訴前停止侵權措施。在條件允許的情況下，儘可能通過聽取申請人與被申請人意見的方式對侵權可能性作出準確判斷。宣告涉案專利權無效的無效請求審查決定已經作出的，一般不得裁定採取訴前停止侵害專利權措施。

在上述司法意見中，至少明確了2類行為是屬於濫用專利權的：

1. 惡意向正當實施者及其交易對象濫發侵權警告。 這也就是我們常見的專利侵權警告信，有時候會以律師函的形式發送。
2. 濫用訴權。

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那麼，怎麼樣算是濫發警告呢？

2017年，北京市高級人民法院審理的「北京速邁醫療科技有限公司與北京水木天蓬醫療技術有限公司等確認不侵害專利權糾紛二審」案件，法院二審判決認為：

……根據查明的事實，涉案專利為實用新型專利，北京速邁醫療公司在未對涉案產品的結構進行充分了解的情況下，僅憑拍攝的產品外觀圖片即向北京水木天蓬醫療公司、江蘇水木天蓬科技公司發出警告函，並且向北京水木天蓬醫療公司、江蘇水木天蓬科技公司多家客戶發出函件，必然會降低北京水木天蓬醫療公司、江蘇水木天蓬科技公司在客戶群體中的信譽，北京速邁醫療公司存在過錯，應當承擔相應的法律責任，北京水木天蓬醫療公司、江蘇水木天蓬科技公司關於消除影響的訴訟請求應當予以支持。……

上面這個案件中，當事人在沒有充分了解對方產品結構的前提下，僅憑拍攝的產品外觀圖片相似就起訴侵權，更多的體現出一种放任式的重大過失，通俗點說，就是缺乏嚴謹認真的態度，濫用權利。但是，這至少不算是帶有明顯的惡意。下面這個案子裡，專利權人濫發警告函就帶有某種故意成份了。

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下面這個案件，是最高人民法院2016年審結的「石家莊雙環汽車股份有限公司、本田技研工業株式會社確認不侵害專利權糾紛」案件。

此案件事實中，專利權人本田株式會社除了向雙環股份公司發送了專利權侵權警告函以外，還在已經訴訟的情況下，大規模地向雙環股份公司的汽車經銷商發送相關函件。

為此，雙環股份公司除了要求法院認定專利不侵權以外，還向人民法院提出了相應的訴訟請求，主張本田株式會社發送侵權警告信，散布雙環股份公司侵權的不良輿論，導致其經營權、名譽權受到損失，喪失了經銷商的經銷和公眾市場，其產品銷售嚴重受阻，造成了巨大的經濟損失，請求賠償經濟損失36574萬元，並承擔相應的訴訟費用。

最高人民法院的判決書，認定專利權人濫發警告函的行為構成了侵權，法律依據是《中華人民共和國反不正當競爭法》。事實上，假如此案放在這次專利法修改後審理，那麼，就可以直接引用專利法第二十條的規定認定「濫用專利權」了。

這個案件之所以值得參考，還因為在此案中，最高人民法院的法官詳細地分析了認定濫用專利權的思路。我根據判決書內容稍微整理歸納如下：

1. 基本事實： 在雙方分別提起訴訟後，本田株式會社於2004年1月9日向雙環股份公司在全國的十餘家經銷商發送警告信，稱各經銷商銷售涉案汽車構成侵權。
2. 觀點：既要保護專利權，也要防止權利濫用。 法院認為，權利人發送侵權警告維護自身合法權益是其行使民事權利的應有之義，但行使權利應當在合理的範圍內。在採取維護權利行為的同時，也要注重對公平競爭秩序的維護，避免濫用侵權警告，打壓競爭對手合法權益。
3. 判斷標準：根據具體情況，以以警告內容的充分性、確定侵權的明確性為重點。 法院認為，判斷侵權警告是正當的維權行為，還是打壓競爭對手的不正當競爭行為，應當根據發送侵權警告的具體情況來認定，以警告內容的充分性、確定侵權的明確性為重點。權利人發送侵權警告必須以確定的具體侵權事實為依據，在發送侵權警告時應當對所警告的行為構成侵權善盡審慎注意義務，對所涉侵權的具體事實進行充分考量和論證後進行。侵權警告的內容不應空泛和籠統，對於權利人的身份、所主張的權利的有效性、權利的保護範圍，以及其他據以判斷被警告行為涉嫌構成侵權的必要信息，均應當予以披露。權利人發送侵權警告的目的，在於讓被警告者知悉存在可能侵害他人權利的事實，並自行停止侵權，或與權利人積極溝通、協商解決糾紛，從而使權利人無需再提起侵權之訴尋求公力救濟。
4. 觀點：侵權警告信的發送對象不同，權利人的審慎注意義務不同，向產品的銷售商、進口商，或者發明或實用新型產品的使用者等作為產品製造者的交易相對方的主體發警告信，需要更為審慎。 從侵權警告信的發送對象看，權利人所履行的審慎注意義務也應有所不同。產品製造者作為侵權的源頭，通常是權利人進行侵權警告的主要對象。另外，權利人發送侵權警告的對象還可能包括產品的銷售商、進口商，或者發明或實用新型產品的使用者等，這些主體作為產品製造者的交易相對方，往往也是權利人爭奪的目標客戶群。通常而言，他們對於是否侵權的判斷認知能力相對較弱，對所涉侵權的具體事實情況知之較少，因此與製造者不同，他們的避險意識較強，更易受到侵權警告的影響，可能會選擇將所涉產品下架、退貨等停止被警告行為。因此，向這些主體發出侵權警告，容易直接導致製造商無法銷售，影響所涉產品的競爭交易秩序。與法院作出訴前行為保全裁定的情形不同，權利人發出侵權警告後，所涉侵權行為並不會當然停止，被警告者是否停止所涉侵權行為由其自行決定。尤其是對銷售商而言，侵權警告的內容對其能否作出合理判斷從而自行承擔由此導致的商業風險更為關鍵。因此，向這些主體發送侵權警告時，對確定被警告行為構成侵權而產生的注意義務要高於向製造者發送侵權警告的情形。其警告所涉信息應當詳細、充分，如應披露請求保護的權利的範圍、涉嫌侵權的具體信息以及其他與認定侵權和停止侵權相關的必要信息。否則，易導致交易方對內容不明確的警告產生疑懼，為避免自身涉及到警告所稱的後果而停止進行交易，影響公平競爭的交易秩序。
5. 本案中，本田株式會社在發警告信時，沒有盡到合理的審慎義務。 根據本案原審已查明的事實，本田株式會社在雙方分別提起訴訟尋求司法救濟後，繼續向涉案汽車的經銷商發送侵權警告信，並擴大了被警告經銷商的範圍。而其侵權警告信中僅記載了涉案專利權的名稱、涉嫌侵權的產品名稱以及受函客戶涉嫌侵權的性質，卻沒有披露其主張構成外觀設計相近似的具體理由或進行必要的比對，也沒有披露其與雙環股份公司均已向法院尋求司法救濟等其他有助於經銷商客觀合理判斷是否自行停止被警告行為的事實。
6. 警告信發送的對象涉及潛在競爭者或客戶群，合理審慎義務應當更加嚴格。 由於被警告的經銷商作為雙環股份公司的交易方，也可能成為本田株式會社涉案專利產品的競爭者或客戶群，本田株式會社在向這些經銷商發送警告信維護其專利權的同時，在客觀上也有打擊競爭對手、爭取交易對象或者商業機會的作用。《中華人民共和國反不正當競爭法》第二條規定，經營者在市場交易中，應當遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業道德。本田株式會社在沒有進一步證據證明存在侵權事實的情況下，以與向製造者發送侵權警告時相同的注意義務，在雙方已經分別提起訴訟之後，向涉案產品的經銷商發送內容不明確的警告信，並擴大發送範圍，尚難認定其盡到了合理的審慎注意義務。
7. 結論： 因此，認定本田株式會社2004年1月9日向雙環股份公司在全國的十餘家經銷商發送警告信的行為違反《中華人民共和國反不正當競爭法》第二條的規定，有事實和法律依據。

四

從長期來看，人民法院對於濫用專利權的認定的案件將會越來越深入，對於專利權人行使專利權權利的行為的合理審慎義務的要求會越來越完善和細緻。相對過去來說，專利權人在這方面的注意義務會加重。因此，針對此次專利法的修正，企業應當對內部專利權保護方面的管理和工作流程進行重新修正，並且進行更新升級，與時俱進。