商標的核心功能為區別商品或者服務的來源。由於工業化生產的普及,提供同一種產品或服務的廠商很多,如何將自己的產品或服務與其他廠商的產品或服務區別開來?於是商標制度應運而生。在國家設立的權威機構獲得註冊的商標相較於非註冊商標會享有更多好處和利益。但是,註冊商標專用權的權利範圍也並非無限的,即註冊商標權利人不能對該商標標識壟斷佔有,獨家使用,也就是說即使是已經獲得註冊的商標其商標專用權也會受到諸多限制。Sportfuel,Inc. 訴Pepsico,Inc.和The Gatorade Company案就是一件關於對註冊商標的合理使用而不侵害權利人註冊商標專用權的典型案例。
案件背景資料
原告SportFuel公司1993年設立,是一家運動營養和健康相關的諮詢公司,其客戶包括多個芝加哥知名專業運動隊和運動員,其除了提供運動營養相關的諮詢服務外,也提供營養保健品,並擁有「食物營養諮詢」等與「營養保健品及提升維他命運動飲料相關的產品或服務」等兩類商品或服務上的「SportFuel」美國註冊商標專用權。
被告Gatorade公司1965年在佛羅裡達大學醫學院設立,是一家Pepsico,Inc(百事可樂公司)的子公司。Gatorade公司是NBA, PGA, MLB, MLS及其他許多專業運動和大學機構的官方運動飲料及其他營養品的生產商。顯然,在運動飲料領域,Gatorade公司的知名度更高。2016年Gatorade公司的「Gatorade The Sports Fuel Company」獲得運動飲料相關商品上的美國專利商標局(PTO)註冊商標專用權,同時在商標註冊審查階段,其放棄了對「The Sports Fuel Company」的專有使用權,並指出該短語僅用於描述產品。
原告發現被告在其宣傳活動中使用上述含有「Sports Fuel」短語的行為構成對其「SportFuel」註冊商標的侵權及不正當競爭。被告反訴商標應予撤銷,並認為其行為構成合理使用。
聯邦地區法院判決支持了被告合理使用的抗辯。原告不服,向聯邦第七巡迴上訴法院提起上訴,第七巡迴上訴法院維持地方法院的判決。
聯邦第七巡迴法院判決
2019年8月2日,第七巡迴上訴法院KANNE法官發表了合議庭一致意見。在KANNE法官的判決書中,KANNE法官評述了Gatorade公司成功的「合理使用」抗辯的理由和SportFuel公司沒有充分證明其主張的理由。其中,關於Gatorade公司成功的「合理使用」抗辯包括三個方面,即(一)Gatorade公司沒有在商標意義上使用「Sports Fuel」;(二)Gatorade公司對「Sports Fuel」的使用屬於描述性使用;(三)Gatorade公司對「Sports Fuel」的使用屬於合理的、善意的使用。關於SportFuel公司的主張沒有充分證據支持包括三個方面,即(1)SportFuel公司提供的證據無法證明Gatorade公司具有惡意;(2)反向混淆的風險並不表示Gatorade公司具有惡意;(3)Gatorade公司對「Sports Fuel」的使用屬於描述性使用。
KANNE法官部分評述編譯如下:
如Gatorade公司產品展示圖所示,Gatorade公司對「Gatorade」的使用更突出和明顯。公司僅僅是將「Sports Fuel」一詞標註在產品的外包裝上,僅表明一種公司生產的「Sports Fuel Drink」(運動燃料飲料),該詞在廣告或店鋪展示中主要起從屬的、微弱的作用,另外,「Sports Fuel」短語缺少指示商品來源的吸引力。總之,沒有任何證據表明Gatorade公司在此語境下的使用行為顯示消費者看到「Sports Fuel」會認為其可以指示商品的來源。
Gatorade公司產品或宣傳展示圖
商標的顯著性強度列表由弱到強依次為(1)通用的;(2)描述性的;(3)暗示性的;(4)任意的;(5)臆想的(或臆造的)。一般來說,法律不允許對通用的或描述性的詞語註冊商標。即使上述兩類詞語獲得商標註冊,其保護範圍也會受到很大的限制,而本案中的「Sports Fuel」短語在相關產業中使用廣泛,不屬於暗示性的短語,而屬於描述性的短語。同時,Gatorade公司在其商標註冊審查階段,其放棄了對「The Sports Fuel Company」的專有使用權,並指出該短語僅用於描述產品的事實也進一步說明,該短語為描述性的短語。
SportFuel公司也沒有提供足夠證據證明Gatorade公司對「Sports Fuel」的使用具有惡意。
啟示
該案例雖然是適用美國《商標法》進行裁判的商標侵權案件,其對我國商標註冊和商標侵權糾紛處理也具有一定的參考價值。商標註冊是商標權的起點,商業主體在選擇註冊商標時應儘量選擇具有更強顯著性的「任意的」或「臆造的」詞語作為商標標識。但是,在實際商業中,商業主體更樂於選擇與其從事的行業更相關的「描述性的」或「暗示性的」詞語作為商標標識使用,商業主體自有其合理的理由,實務中,若想將「描述性的」或「暗示性的」商標標識區分開並非易事。因此,商業主體從商標註冊到商標的使用都應該向專業的商標律師諮詢,並獲得專業的法律意見。如可行,最好聘請一位常年的智慧財產權(含商標)法律顧問,為商業主體的智慧財產權(商標)的創造、運用、管理和保護提供助力或燃料(FUEL).