2020年4月23日，美國聯邦最高法院對Romag Fasteners, Inc.（簡稱Romag）訴Fossil, Inc.（簡稱Fossil）案做出了一致裁決，裁定原告無需證明被告故意侵犯其商標權即可追回被告因侵權獲取的利潤所得。本文對最高法院的裁決進行了總結，並分析了該裁決對企業產生的影響。
案件摘要
本案被告為手袋和小件皮革製品銷售商Fossil，原告為用於錢包、手袋和其他皮革製品的扣件的製造和銷售商Romag。2002年，Fossil籤訂了一項協議，將Romag的扣件用於Fossil產品中。但是，Romag在2010年發現生產Fossil產品的工廠正在使用仿冒的Romag扣件，但Fossil在卻沒有阻止這種行為。2010年，Romag對Fossil提起訴訟，稱其侵犯專利和商標權。此後，陪審團裁定Fossil侵犯了Romag的商標權，但駁回了Romag關於侵權為故意的主張。儘管如此，陪審團還是根據Fossil因侵權獲得的利潤判付Romag賠償金。然而，根據第二巡迴上訴法院要求，原告主張將侵權所獲利潤作為賠償金必須證明被告故意侵權，因此法院撤銷了陪審團的裁決。在Romag的上訴中，聯邦巡迴上訴法院確認了第二巡迴上訴法院的裁決，即將商標侵權獲得的利潤所得作為賠償必須證明侵權為故意。
在最高法院作出裁決之前，下級法院對於將侵權人的侵權獲利作為賠償是否需要證明故意侵權存在分歧。包括第九巡迴上訴法院在內的部分巡迴上訴法院認為這是必要前提，而其他巡迴上訴法院則認為不必要或者不確定是否為必要。聯邦最高法院在作出裁決時，將重點放在對商標侵權索賠可追回損害賠償的法律條文——《美國法典》第15編第1117條的解釋上。儘管該條款確實要求根據第15編1125條（c）款（商標淡化主張）獲取侵權利潤所得需要證明侵權為故意，但是根據第15章第1125條（a）款（商標侵權索賠）的規定，法院沒有也從未要求任何人在追回利潤時證明侵權為「故意」。法院還駁回了Fossil的論點，即第1117條中關於原告享有的賠償權利「應遵循公平原則」的表述中包含了證明「故意」的要求。法院認為，證明「故意」的要求不屬於基本規則，也未被公認為能上升到「公平原則」的水平。最後，法院指出，儘管證明「故意」不是法律要求，但在判付利潤所得時仍要考慮這一重要因素。
對企業的影響
1．訴訟量增長
由於這項裁決，現在向包括第九巡迴上訴法院在內的多個巡迴上訴法院提起商標侵權訴訟以獲得侵權人的侵權利潤所得更容易了。這可能會導致商標侵權訴訟在全美國範圍內增加，因為獲得侵權利潤索賠的門檻變低了。由於虛假廣告索賠也受《美國法典》第15章第1125條（a）款約束，因此，該裁決也可能導致涉及虛假廣告索賠的訴訟增加。此外，「擇地行訴」將會減少，此前不批准此類損害賠償的巡迴上訴法院的訴訟量將會增加。例如，此前，加利福尼亞州的企業因證明故意侵權的要求無法向第九上訴巡迴法院的提起訴訟，又因費用問題無法在其他更有利的司法管轄區提起訴訟，現在這些企業有機會在自己所屬的司法管轄區提起訴訟了。
2．應對勒令停止通知
在啟動訴訟之前，許多企業通常會首先嘗試通過勒令停止通知（cease and desist letter）來解決商標侵權糾紛。此類信函通常要求侵權者停止侵權活動，而無需以獲得侵權人的利潤所得和（或）為侵權使用付費為條件來解決糾紛。然而，現在通過訴訟獲得侵權人的利潤變得比以往容易，因此，侵權人可能會開始收到被侵權人要求賠款來解決糾紛的勒令停止通知。此外，侵權人可能會比以前更認真地對待此類通知，因為如果糾紛繼續升級，風險也會增加。
3．進行商標侵權檢索
企業在採用商標之前進行徹底的商標侵權檢索變得更加重要。
如果企業在未進行商標侵權檢索或者進行不當檢索的情況下採用了第三方的商標，則擁有商標的第三方不必證明企業「故意」即可追回其利潤所得作為賠償。「故意」侵權比主動或意圖侵權的標準高。根據《布萊克法律詞典》，「在法律上，主動行為——無論行為是對還是錯——只有在涉及行為人有意識犯錯或出於惡意目的或者至少是不可原諒的疏忽大意時，才被視為故意。」
現在，要獲得利潤賠償，第三方僅需證明企業通過不當或未對商標的可用性進行合理的盡職調查就採用其商標。由於這一裁決，即使一個企業並未打算侵犯第三方的商標，也可能在侵權訴訟中被判以利潤進行賠償。
進行侵權檢索的重要性也體現在另一方面。因為在採用或使用商標之前不進行此類檢索的風險之一就是會收到勒令停止通知——被侵權方通過此類信件要求侵權方停止使用侵權商標。而現在的風險是，勒令停止通知很有可能要求侵權方賠款。
4．通過盡職調查和嚴格的合同進行保護
現在，企業必須密切監控其供應鏈並制定強有力的質量控制標準，以防止其業務中使用假冒材料。企業還應該對與其籤訂合同的供應商進行全面的盡職調查，以確保他們所提供的材料不會造假。
供應商合同中應包括審計權，允許企業檢查供應商的工廠、供應鏈和材料等。如果供應商合同中包括了審計權，則企業應根據合同行使這些權利，否則，可能會造成企業的疏忽。
在理想情況下，這些合同還應包含不受任何方式限制的強有力的賠償條款，以便在因供應商的行為侵犯了第三方商標被要求賠款時，由供應商對企業進行賠償。實際上，供應商合同中的大多數賠償條款都不會要求供應商承擔無限責任。此外，還需要注意的是，如果供應商規模太小而無法完全賠償，或者供應商規模足夠大但是卻不履行賠償條款，企業應評估該風險。