隨著我國市場經濟和文化產業的快速發展，具有一定知名度的作品名稱具有較大的商業價值，因作品名稱被搶註引發的商標授權確權行政訴訟也逐漸增多，如「功夫熊貓KUNG FU PANDA」「大頭兒子和小頭爸爸」「英雄聯盟」「王者榮耀」等作品名稱遭到搶註，這些涉及在先作品名稱在先權益的案件也受到廣泛關注。
6月19日上午，北京智慧財產權法院召開作品名稱在先權益保護相關案件審理情況新聞發布會。據悉本次通報會受到廣泛關注，北京智慧財產權法院黨組成員、副院長宋魚水及多位法官、21位市人大代表參與了本次通報會。
北京智慧財產權法院黨組成員、副院長宋魚水介紹了北京智慧財產權法院作品名稱在先權益保護案件審理概況、特點及考量因素。
一、2019年度至今北京智慧財產權法院審理涉及作品名稱在先權益保護的案件情況
自2019年1月1日至2020年5月31日，北京智慧財產權法院共受理商標行政案件20172件，審結20392件。在審結的商標行政案件中，涉及作品名稱及作品中的角色名稱在先權益保護的案件為67件，佔比為0.3%。上述案件主要涉及18個權利主體，其中包括10個外國權利主體。權利主體主要包括騰訊科技公司、央視動畫有限公司、迪士尼企業公司、喬丹有限公司等。
所有涉及作品名稱及作品中的角色名稱在先權益保護的案件中，法院依據權利人的主張適用商標法第三十二條，認定訴爭商標構成侵害權利人在先權益的案件共有36件，佔比為53.7%，其中認定構成侵犯作品名稱在先權益的28件，佔比為77%，涉及的作品名稱包括「鐵臂阿童木」「冰雪奇緣」「三生三世十裡桃花」「英雄聯盟」等。
北京智慧財產權法院審理涉及作品名稱在先權益保護案件的特點
雖然涉及作品名稱在先權益保護的案件數量在北京智慧財產權法院審理的全部商標行政案件中佔比不高，但是相關案件常常受到廣泛關注，通過分析上述案件，總結出涉及作品名稱在先權益的案件具有四大特點：
影視劇、小說、遊戲等是現代社會重要的娛樂休閒方式，其受眾通常沒有明顯的年齡界限。而隨著網絡和文化產業的繁榮，作品的傳播更加快速和多元。在我院審理的關於作品名稱在先權益的案件中，涉及的作品通常具有較高的知名度，如「功夫熊貓KUNG FU PANDA」、「三生三世十裡桃花」、「王者榮耀」等均為大眾熟知的作品。正是因為這些作品的高知名度，才導致其作品名稱具有辨識度，進而產生一定的商業價值，可以作為在先權益予以保護。當公眾在識別作品時，首先關注的往往是作品的名稱，也就是說作品名稱在作品和權利人之間建立起了聯繫，具有一定的可識別性。作品名稱實際上起到了與商標類似的，區分商品或服務來源的作用，使相關公眾能夠通過作品名稱與作品權利人相聯繫，形成一一對應關係。根據作品名稱在先權益保護相關案件的審理情況，案件涉及日本、英國、美國等外國權利人的約佔55%，呈現出比例較高的特點。例如「阿童木」、「小羊肖恩」、「功夫熊貓」、「007」等案件中涉及日本、英國、美國等外國權利人。外國文化娛樂產業發展較早，作品宣傳路徑更為多樣、覆蓋面更廣，商業化運作模式較為成熟。隨著文化經濟全球化的發展，外國作品在我國亦受到國內公眾的廣泛關注。開發推廣衍生品是當今文化娛樂行業較為常見的一種商業模式，作品的權利人會通過衍生產品取得更大的商業價值。因具有較高知名度的作品受眾較為廣泛，其衍生品往往會涉及各個日常生活領域，因此作品名稱在先權益的保護範圍並不限於其作品所屬領域，而是涵蓋了其知名度所及的日常生活領域。例如，在「阿童木」案中，法院認定雖然《鐵臂阿童木》的權利人手塚株式會社並未在鞋等商品上使用阿童木形象，但訴爭商標核定使用的「靴、運動靴、運動鞋」等商品屬於日常生活用品，與動畫片及漫畫商品相關公眾的重合程度較高，也是常見的影視作品的衍生商品，因此動漫《鐵臂阿童木》的知名度能夠及於運動鞋等商品；在「王者榮耀」案中，法院認為遊戲《王者榮耀》的知名度所及範圍能夠及於日常生活領域的商品，而訴爭商標核准註冊的白酒等商品亦為日常生活領域的商品，「王者榮耀」作品名稱在先權益的保護範圍能夠及於白酒等商品。北京智慧財產權法院審理涉及作品名稱權益保護案件的考量因素
《中華人民共和國商標法》第三十二條規定，申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第二十二條第二款規定，對於著作權保護期限內的作品，如果作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度，將其作為商標使用在相關商品上容易導致相關公眾誤認為其經過權利人的許可或者與權利人存在特定聯繫，當事人以此主張構成在先權益的，人民法院予以支持。
在北京智慧財產權法院審理的商標授權確權行政案件中，部分當事人根據上述法律規定、司法解釋和相關規定，主張其作品名稱為商標法所規定的「在先權利」時，法院通常應考慮
四大因素：所涉作品在著作權保護期限內，其作品名稱在訴爭商標申請註冊前具有一定知名度；訴爭商標的申請註冊人主觀上存在惡意；訴爭商標標誌與作品名稱相同或近似；訴爭商標指定使用的商品屬於在先作品名稱知名度所及的範圍，易導致相關公眾誤認為其經過在先作品所有人的許可或與其存在特定聯繫。
在判斷作品名稱是否具有一定知名度時，通常應考慮作品的傳播方式、宣傳廣度與宣傳時間等因素。通常情況下，商業標識需經一段時間的宣傳或使用才能獲得知名度，但在網絡環境下，網絡傳播和宣傳的時間和成本降低，對作品知名度的判斷應綜合考慮作品的特點、上線規律和行業運行狀況等因素。如在「王者榮耀」案中，法院根據網路遊戲《王者榮耀》在上線之初短時間內集聚較高關注度的情況，結合網路遊戲產品在生命周期、營銷推廣策略、用戶規模、玩家群體、網絡效應等方面的產業特點，認定在訴爭商標申請日前，《王者榮耀》遊戲在上線之初不到一個月的時間，即已獲得較高的搜索點擊量和廣泛的關注度，具有較高的知名度。
在判斷作品名稱是否應作為在先權益進行保護時，訴爭商標標誌應與作品名稱相同或近似，主要判斷要素為訴爭商標的顯著識別部分與作品名稱是否相同或近似。例如，在「小羊肖恩」案中，法院認為訴爭商標雖為圖文組合商標，但其文字「小羊肖恩shaun the sheep」為訴爭商標的顯著識別部分，該標識與《小羊肖恩》的作品名稱及角色名稱完全相同。判斷訴爭商標的註冊申請人主觀上是否存在惡意時，通常應結合相關證據對訴爭商標申請註冊時間、相同或近似商標註冊的數量等因素綜合考慮。如在 「王者榮耀」案中，北京智慧財產權法院根據第三人申請帶有遊戲名稱「王者榮耀」、「王者」、「榮耀」字樣的商標情況、第三人的法定代表人同時擔任貴州王者榮耀酒業有限公司的法定代表人等情況，認定訴爭商標申請註冊人具有惡意。（四）訴爭商標指定使用的商品屬於在先作品名稱知名度所及的範圍，易導致相關公眾誤認為其經過在先作品所有人的許可或與其存在特定聯繫在先作品名稱的保護範圍並不當然及於全部商品和服務類別，應限於與作品及其衍生品所處領域相同、類似或具有較大關聯性的商品或服務。例如，在「冰雪奇緣」案中，法院認定「按摩器械、電動牙科設備、理療設備」等商品，與目前商業環境下電影衍生品的覆蓋範圍差距較大，不易導致相關公眾誤認為其經過電影《冰雪奇緣》權利人的許可或者與權利人存在特定聯繫；而 「電視播放、有線電視播放」等服務以及「背包、錢包」等商品，與目前商業環境下電影衍生品的覆蓋範圍基本吻合，容易導致相關公眾誤認為其經過電影《冰雪奇緣》權利人的許可或者與權利人存在特定聯繫。在「阿童木」商標權無效案中，法院認為雖然動漫《鐵臂阿童木》的權利人手塚株式會社並未在鞋等商品上在先使用阿童木形象，但鞋等商品系生活必需品，訴爭商標的申請人在銷售鞋等商品時必定借用了在先作品名稱及角色名稱所形成的市場聲譽或不當損害了其商業利益，使相關公眾對訴爭商標核定使用的商品來源與在先作品名稱及角色名稱的所有人產生混淆誤認，從而擠佔了在先作品名稱及角色名稱權利人享有的市場優勢地位和交易機會，故訴爭商標的註冊申請損害了手塚株式會社的在先權益。
宋魚水稱：「上述四點考量因素在司法實踐中應予以綜合考慮，對具有較高知名度的作品名稱在先權益予以有效保護，避免相關公眾誤認，規範商標註冊使用秩序。今後，北京智慧財產權法院將進一步深入貫徹實施國家智慧財產權戰略，做好商標授權確權行政案件的審理工作，加強對作品名稱等在先權益的保護，規制惡意註冊行為，規範商標註冊使用秩序，助力優化營商環境。」
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