一、發明人與專利權人
制定專利法最初的目的是保護創新者的發明創造，進而促進科技發展和社會整體福祉。同時，專利法也對發明人、專利權利人、專利技術的競爭者以及公眾利益等各方利益平衡方面作出了制度安排。通常情形下，發明人即專利權利人，但是，實務中，這一規則並非絕對的，即在專利法的制度安排中，也有發明人不是最終的專利權利人的規定。我國專利法針對僱員與僱傭單位之間如何確定專利權歸屬也作了規定，關於此，可參見專利法關於職務發明的規定，即「執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造」。專利法進一步規定「職務發明創造申請專利的權利屬於該單位，申請被批准後，該單位為專利權人」。所以，如果一個發明創造被認定為職務發明創造，其申請專利的權利以及最終獲得的專利權不屬於發明人，而屬於其所在的單位。同時，專利法也對僱員與僱傭單位之間對發明創造及由此產生的專利權進行合同約定的作了優先適用的規定。但是，在實務中，由於合同條款本身約定的不清楚或者籠統，進而引發有關專利權屬法律爭端的案件也時有發生。
二、白水公司訴艾爾斯豪斯等專利權屬案
本文是對美國有關類似中國「職務發明」認定的討論，儘管兩國的法律制度和法律傳統有很多不同，但是，發生在世界範圍內的糾紛都有相似性，而解決糾紛的方案和規則也有相互借鑑的價值。具體說，本文是對美國聯邦巡迴上訴法院在2020年11月19日（美國時間）作出的白水公司訴艾爾斯豪斯等一案判決意見的摘譯。
（一）案件綜述
理察·艾爾斯豪斯（以下簡稱艾爾斯豪斯）和勇葉（以下簡稱葉）為第9044685號、第9302189號以及第9592433號美國專利署名的發明人，該專利涉及水上公園景點設施。太平洋衝浪設計公司（以下簡稱太平洋公司）是上述三項專利的受讓人（即專利權人）。另外，太平洋公司是艾爾斯豪斯和葉為開發和市場化專利技術的景點設施而成立並進行運營的公司。白水西部工業有限公司（以下簡稱白水公司）是波樂客公司（Wave Loch, Inc.）的承繼者，也是本案的當事人，在艾爾斯豪斯先生與葉先生開始商業合作並構思了該獲得專利權的發明之前，波樂客公司一直聘用艾爾斯豪斯先生。
白水公司在加利福尼亞南區地方法院起訴艾爾斯豪斯先生、葉先生和太平洋公司，並向法院提出違反合同義務和更正發明人的訴求。具體地說，白水公司請求：艾爾斯豪斯先生需根據其與波樂客公司（白水公司為波樂客公司的承繼者）籤訂的僱傭合同條款的約定，應將第』685號、第』189號以及第』433號美國專利轉讓給白水公司；同時，白水公司還請求：葉先生-不是白水公司或其前任的僱員，因而不具有轉讓專利權的義務-列為上述三個專利的發明人是不正當的。地方法院判決：（1）艾爾斯豪斯先生違反僱傭合同的約定，該僱傭合同根據州法的規定合法有效，因此，白水公司有權受讓被告專利的利益；以及（2）葉先生作為發明人加入為不正當。
聯邦巡迴上訴法院推翻（或撤銷）了地方法院的判決。在違約判決中，聯邦巡迴上訴法院認為，根據加利福尼亞州法律的規定對三個專利轉讓的約定條款無效。
（二）聯邦巡迴上訴法院判決意見
2.1 法律依據
本案主要涉及兩個加州法律的相關條款，第一個是《加州商業和專業法典》第16600條，其規定「除本章規定外，限制任何人從事合法職業，貿易或任何種類商業的每份合同，在這種程度上都是無效的。」同時，本案還涉及《加州勞動法》第2870（a）條和2872條的有關規定。由於巡迴上訴法院依據《加州商業和專業法典》第16600條認定轉讓協議約定無效，故對《加州勞動法》不做中文翻譯，但感興趣的讀者可自行根據下圖1第2870（a）條英文自行理解.
圖1《加州勞動法》第2870（a）條
2.2 轉讓協議
波樂客公司與艾爾斯豪斯先生籤訂的專利權轉讓協議內容如下：
「考慮到公司支付的賠償金，員工同意：無論其是單獨還是與其他人共同合作，其構思或者以後可能做出或構思的所有發明，改進，研發，商業秘密，具有可版權或可專利的材料的所有權利、所有權及利益：
（a）使用公司的時間，材料或設施；或
（b）員工為公司工作而產生的結果或建議；或
（c）與公司現有或預期商業中的任何主題有關的任何方式中
一旦做出或構思，應自動被視為屬於公司的財產，並且員工同意將其在全球範圍內的針對上面所述的發明、改進和研發成果的所有員工權利和利益轉讓給公司、其承繼人、其受讓人或其指定人。無論何原因本協議中止或終止後，員工轉讓這些發明的權利的義務繼續存在。」
2.3 事實認定
根據在案證據，雙方當事人對如下兩個重要事實予以確認：第一，艾爾斯豪斯先生是在離開波樂客公司之後才構思本案爭議的發明的；第二，艾爾斯豪斯先生在做出涉案專利發明的過程中沒有使用任何屬于波樂客公司（現白水公司）的商業秘密或其他保密信息。
2.4 法院結論：轉讓協議因違反《加州商業和專業法典》第16600條而無效
聯邦巡迴上訴法院通過對法律條款的解釋以及對案例法的梳理詳盡說明了其推翻地方法院判決的理由。而且對被上訴人白水公司主張的適用加州勞動法典的主張予以駁斥。總之，巡迴法院的認為：
「該協議的轉讓條款具有廣泛的限制效果，根據第16600條的規定，該轉讓條款無效，因為該法規已經以高度保護前僱員的方式適用於僱傭合同。」
三、實務指引
如果此案發生在中國，法院會做出怎樣的判決？根據本案查明的事實，艾爾斯豪斯先生作出的發明創造極有可能被認定為屬於非「職務發明創造」，因此，中國法院也有可能作出與美國法院同樣的判決。但是，值得注意的是現行的《專利法實施細則》第12條之（三）項對離職後一年內完成的發明創造做出了硬性規定，即該種情形下也認定為職務發明創造。該規定如下：
「第十二條 專利法第六條所稱執行本單位的任務所完成的職務發明創造，是指：
……
（三）退休、調離原單位後或者勞動、人事關係終止後1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。」
也就是如果員工在離職後1年內完成的發明創造，該發明創造與其「在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關」，則屬於職務發明創造。所以，時間限定也需要在案件中加以考慮。
同時，寬泛的專利權轉讓的約定在實務中起的作用可能不大，而且，如果寬泛的專利權轉讓協議違反勞動法以及反不正當競爭法或反壟斷法等其他法律強制性規定，該約定的條款很可能無效。
實務中，專利權屬糾紛往往夾雜著勞動法（勞動合同、競業禁止合同）、合同法（技術合同、智慧財產權權利歸屬合同）、反不正當競爭法（保守商業秘密合同）以及專利法等多個法律的適用，在專利權屬糾紛中贏得勝訴的結果有時候也需付出很多的代價。但是，如果公司和僱員在專利權屬糾紛前就有法律意識，進而做到防患於未然，在降低專利權權屬糾紛的同時，也會使專利權權屬糾紛贏得勝訴的概率提升，並付出的較低的成本。所以，公司應該強化智慧財產權的日常管理，包括對勞動合同、研發過程及合同、智慧財產權權屬、商業秘密保護等要做到有章可循。必要時，最好聘請專業的智慧財產權律師作為公司的法律顧問，或者遇到問題時及時諮詢智慧財產權律師。
感興趣的讀者也可參照研讀本微信公眾號之前發布的另一篇美國法院作出的關於專利權歸屬的案例，可點擊：20PA005-權利歸屬：醫用內窺鏡光學性能檢測儀專利權屬糾紛案