——美國In re: Downing一案
作者 | Johnny Chen
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於撰寫權利要求時，將技術用語「上位化」是很常見的做法，好處是可以擴大保護範圍，不再被單一實施方式中的細節所限定，然而這樣的做法務必要注意在說明書中必須有明確的解釋或舉例說明，不然反而可能產生不明確問題而導致專利無效。近期(2018年12月7日)美國聯邦上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC）於In re: Downing一案的判決中，就因為訴爭專利獨權中的一個上位化用語缺乏說明書支持、最終成為專利無效的原因之一。
訴爭專利為公開號US20100299273A1的美國專利，於本專利的獨權中、申請人使用了「intangibles(中文翻譯為『無形的(東西)』)」一詞來作為技術用語的上位化表述(相關原文為：additional resource planning applications beyond the typical such as an information resource utility and intangibles)。然而發明人並沒有在說明書中針對此「intangibles」進行解釋，因此被判定違反美國專利法中的專利內容不明確規定 (35 U.S.C. § 112 )。雖然申請人主張、本領域技術人員配合說明書內容能當然理解此處的「intangibles」的意思，但法官並不認同、最終給出此上位化用語缺乏說明書支持的判定。
會特別提到本案，是因為根據筆者多年的專利申請經驗、其實這種權項中的上位化用語缺乏說明書支持的情形非常常見。舉例而言，許多專利的權利要求中會將「彈簧」上位化成「彈性件」，然而在說明書中確沒有明確這個「彈性件」實際上究竟是怎樣的元件，這樣的高風險寫法在美國司法實踐中容易形成如本案的不明確問題、進而產生專利無效的可能。
較好的做法當然是在說明書的具體實施方式中、對所有權項中用到的上位化用語進行詳細定義。在此向大家推薦一本介紹專利撰寫的好書「Litigation-Proof Patents (直譯應為」能通過訴訟考驗的專利」)」，作者是美國資深專利訴訟律師Larry M.Goldstein，在此書中作者提到、在美國專利訴訟中最常見的專利質量問題就是「沒有詳細定義」權項關鍵用語」(Key Claim Terms)」，他在書中甚至指出、根據經手過案子的經驗，大部分的專利說明書都有這樣的問題，這也導致了日後專利訴訟時的嚴重後果：運氣好就只是解釋申請專利範圍(Claim construction)時被解釋為較差的範圍，運氣差的話就如同本案例一般、直接因為違反美國專利法112條給駁回申請了。
如何於說明書中定義「上位化」技術用語
在本書中，作者提到於說明書中、一共有三種方式可以用來解釋權項中的上位化技術用語：
1. 直接定義法(Definition)
於說明書中使用白話、容易理解的方式來解釋此上位化技術用語，此解釋可以是此上位化技術用語的目的、啟動條件或功效；以上述的「彈性件」作為舉例、可以說明「彈性件」是一種針對某元件的緩衝結構，甚至更進一步敘述是此緩衝結構的大致特徵、需要具備的條件、以及復位要求等等細節。使用直接定義法的好處是對於此上位化技術用語有很好的控制性(不會局限於某種特定的實際物品，例如彈簧或泡棉緩衝墊)，但缺點是若解釋的太寬泛、仍有不明確的可能性。
2. 列舉說明法(List of examples)
於說明書中使用多個實際例子對此上位化技術用語進行解釋，優點是容易撰寫、審查員也容易了解，缺點邊界不清晰(definitional boundary unclear)，若未來侵權物未列入清單、則不一定能主張落入權利範圍中。
3. 圖示說明法(Element in a figure)
於說明書中配合圖示來進行說明，優點是能最快速的了解、缺點是僅限於圖示中的例子，若僅有一個圖示、那此上位化用語很可能被縮小解釋成該圖示中的技術特徵。
在本書中，作者說最好的解釋方式其實是混合使用上述技巧、例如先進行簡單定義、再配合列舉或圖示進行說明，這樣是最萬無一失的上位化用語解釋方式，既有定義技術邊界、又有實際例子避免產生不明確問題。但若只能選一種進行使用的話，作者表示第一種直接定義法是他最喜歡的解釋方式。
實際應用案例
回到本文最初的案例，在In re: Downing一案中，因為權項中的上位化用語「intangibles」沒有解釋而被CAFC判定不明確、違反美國專利法112條規定。筆者特別找了另外一篇微軟申請的美國專利US20150039603A1、來看看同樣於權項中使用上位化用語「intangible item」的微軟，是如何在說明書中解釋此上位化用語：
[Claim 2] The method of claim 1, the entity comprising at least one of a person, a business, time, a tangible object, an idea, an intangible item, or a location.
[0003] an intangible item (e.g., an endorsement, ranking, account, anecdote, etc. (e.g., on a social network))
從其說明書第0003段落中的內容可了解到，微軟使用的是上述的第二種「列舉說明法」對該上位化用語「intangible item」進行解釋，為避免不明確、還對列舉項目進行第二層舉例。
結 論
技術用語上位化雖然是專利撰寫的一個很重要技巧，但申請人務必注意於說明書中仔細解釋每一個使用的上位化用語，尤其是美國專利實務上、每一個在權利範圍中的用語都會在審查和訴訟過程中被仔細檢視，若撰寫時只想著要上位化技術用語、但卻沒有在說明書中使用上訴三種解釋方法之一進行說明的話、對於專利申請或是日後的訴訟來說都是很大的風險，申請人於遞交申請前務必謹慎檢視權利範圍中的各個用語為佳。