來源：金融界網站
作者：走出去智庫
目前，科創板首家醫療器械上市公司——南京微創醫學科技股份有限公司（下稱南微醫學）涉及兩起專利訴訟事項，分別為：波士頓科學和波科儀器以南微醫療被訴產品侵犯其美國專利為由，將南微醫學作為被告向美國德拉瓦州的地區法院提起民事訴訟。
走出去智庫（CGGT）觀察到，根據南微醫學招股書披露，2016-2018年，其境外銷售收入佔主營業務收入比重分別為40.95％、44.77％和44.70％，在出口銷售收入中，來自美洲的佔比近兩年均超三分之一，且仍在繼續增長。南微醫學境外（主要為美國和德國）採購原材料佔總採購額比例為 20.95％、16.66％和 15.81％。
南微醫學招股書對其境外經營風險進行了分析，一是境外銷售風險。未來某些國家或地區可能採取貿易保護措施如提高關稅價格或限制銷售，境外地區市場情況可能出現重大不利變化或境外主要客戶出現信用風險等。二是境外採購風險。受我國貿易反制措施的影響，境外採購的主要原材料關稅稅率有所提升等。
南微醫學的專利訴訟情況如何？今天，走出去智庫刊發中倫律師事務所郭克軍律師團隊的案例分析文章，供關注跨境法律風險的讀者參考。
要 點
1、因為南微醫學的產品並不符合全面覆蓋原則，也沒有等同原則的適用，因此南微醫學的美國被控產品並不侵犯BSC及BSSI的專利，本案南微醫學勝訴的機率約70％。
2、鑑於德國、美國的智慧財產權專業律師出具的法律意見書認為，南微醫學現有涉訴產品不侵犯原告在德國、美國的智慧財產權。
3、南微醫學已經推出升級替代產品並計劃於2020年上半年前替代現有涉訴產品，該升級替代產品已經申請專利保護，經智慧財產權服務機構查詢相關技術內容和法律狀態，未發現高侵權風險專利。
4、智慧財產權作為擬上市企業的核心資產和核心競爭力，一直備受中介機構以及監管部門的關注，也是競爭對手用來「狙擊」擬上市企業的最主要的」武器「及」撒手鐧」。
正 文
「南微醫學」（688029）（以下簡稱發行人）招股說明書披露公司早年為美國醫療器械公司客戶提供OEM服務，並逐步發展自有品牌產品。2018年11月，波士頓科學同時在美國和德國兩地針對發行人的SureClip（止血夾）系列產品發起了專利訴訟。報告期內發行人銷售佔比最大的產品為止血及閉合類產品，最近一年銷售佔比達到42％。
問題一：專利侵權的認定
請發行人說明：發行人目前作出的不存在侵犯相關專利權判斷的理由、依據是否充分。
答覆要點：美國當地時間2018年11月26日，BSC、BSSI以發行人、MTU、HENRYSCHEININC.侵犯專利權為由向美國法院提起訴訟；德國當地時間2018年11月20日，BSL以MTE、SIHC侵犯專利權為由向德國法院提起訴訟。
發行人律師認為：發行人不侵犯BSC、BSL等的專利權
（1）德國專利律師認為，MTE不侵犯BSL的專利權
接受發行人委託，發行人歐洲訴訟案件代理人Paul&Albrecht律師事務所為德國訴訟案件出具了法律意見書。Paul&Albrecht律師事務所系德國埃森地方法院合夥登記的諾伊斯（Neuss）專利律師事務所，籤字律師Ralf&Albrecht自1993年被接納為該專利律師事務所的專利律師。
Paul&Albrecht認為，基於被告就德國被控產品結構等相關信息可確定德國被控產品沒有實施所涉專利的所涉權利要求的一項或多項限制，被告對訴狀中提出的全部索賠都有不侵權的合理辯護基礎。
（2）美國執業律師認為，發行人、MTU不侵犯BSC、BSSI的專利權
接受發行人委託，美國紐約州執業律師Ching-ChengHou（執業證號：4856555），為美國訴訟案出具了法律意見書。Ching-ChengHou系賓夕法尼亞大學法律碩士，北京大學法學院博士（智慧財產權專業）。
Ching-ChengHou認為，美國法院對於專利侵權案件是否構成專利侵害，主要依據全面覆蓋原則與等同原則來做判斷。針對本案美國被控產品與BSC及BSSI持有的9,980,725（經內鏡拉杆部件釋放夾子）專利、7,094,245（經內鏡夾閉止血的器械和方法）專利與8,974,371（經內鏡拉杆部件釋放夾子）專利進行技術特徵比對，兩者所呈現的技術特徵並不相同，因此不滿足全面覆蓋原則的要件，客觀上判斷認為不構成侵權。因此此時需要進一步判斷本案是否有等同原則的適用。比對美國被控產品與BSC及BSSI主張侵權的專利，除技術特徵不相同外，其所進行的實質功能或所達到的實質最終結果也不相同，因此本案應無等同原則的適用。
Ching-ChengHou認為，因為發行人的產品並不符合全面覆蓋原則，也沒有等同原則的適用，因此發行人的美國被控產品並不侵犯BSC及BSSI的專利，本案發行人勝訴的機率約70％。
（3）智慧財產權專家、技術專家與臨床專家認為，發行人「止血夾（Sureclip）」產品不存在侵權行為
根據北京君策智慧財產權發展中心出具的《止血夾專利案法律論證意見書》，原國家知識產權局條法司司長尹新天、中國人民大學智慧財產權學院院長暨中國智慧財產權法學研究會會長劉春田、中國智慧財產權法學研究會副會長李順德、中國工程院院士暨海軍軍醫大學附屬長海醫院消化內科主任李兆申、中華醫學會消化內鏡分會候任主任委員暨解放軍總醫院消化科主任令狐恩強、東南大學機械工程學院院長倪中華、清華大學摩擦學國家重點實驗室副主任田煜等專家認為：發行人「止血夾（Sureclip）」產品無論是設計理念、技術原理、產品結構還是臨床應用上，都具有新穎性和創造性，並不存在抄襲、剽竊和惡意侵權行為。「止血夾（Sureclip）」與波士頓科學專利以及波士頓科學止血夾存在實質性的差異，對法院最終判定不構成侵權結論持樂觀態度。
（4）國際私法專家認為，BSC等在中國法院起訴發行人的可能性微乎其微
國際私法領域專家、清華大學法學院李旺教授、智慧財產權領域專家、清華大學智慧財產權中心主任崔國斌副教授共同認為：實踐中，外國專利權人在中國法院起訴中國公司在外國市場上侵犯專利權的案件非常罕見。權利人來中國法院起訴，並不意味著中國法院就一定會判決專利侵權成立。相反，專利權是否有效，專利權利要求是否覆蓋了被告的製造和銷售行為，是一個複雜的法律判斷。權利人要取得最終的勝訴，要經過複雜的司法過程，有很大的不確定性。綜合分析，本案中外國專利權人在中國法院起訴南京公司（指發行人）的可能性應該微乎其微。
（5）智慧財產權服務機構針對止血夾（Sureclip）產品檢索未發現高侵權風險專利
根據北京超成律師事務所出具的《防侵權檢索報告》（案號：PD19014337），針對發行人「止血夾（Sureclip）」產品，查詢了波士頓科學在歐洲的高相關專利，並查詢其技術內容和法律狀態，經過檢索及侵權對比分析後認為，除涉訴專利EP3023061B1、EP1328199B1外，得到15件有效或在審的相關專利，其中包括了上述兩件涉訴專利的全部歐洲同族專利，未發現高侵權風險專利；《防侵權檢索報告》（案號：PD19014811），針對發行人「止血夾（Sureclip）」產品，查詢了波士頓科學在美國的高相關專利，並查詢其技術內容和法律狀態，經過檢索及侵權對比分析後認為，除涉訴專利US7094245B2、US8974371B2、US9980725B2外，得到27件有效或在審的相關專利，其中包括了上述三件涉訴專利的全部美國同族專利，未發現高侵權風險專利。
鑑於德國、美國的智慧財產權專業律師出具的法律意見書認為，發行人現有涉訴產品不侵犯原告在德國、美國的智慧財產權；中國智慧財產權領域、機械領域、醫學領域專家認為，發行人現有涉訴產品與被告存在實質性的差異，對法院最終判定不構成侵權結論持樂觀判斷；中國國際私法領域專家認為，外國專利權人在中國法院起訴發行人的可能性微乎其微；智慧財產權服務機構針對止血夾（Sureclip）產品在歐洲、美國檢索未發現高侵權風險。發行人已經推出升級替代產品並計劃於2020年上半年前替代現有涉訴產品，該升級替代產品已經申請專利保護，經智慧財產權服務機構查詢相關技術內容和法律狀態，未發現高侵權風險專利。訴訟案件審理期間，發行人的原產品或升級替代產品可以繼續正常銷售，且發行人主要股東已經承諾承擔發行人因此而可能承擔的賠償責任，因此本所律師認為，美國與德國訴訟案件不會對發行人的生產經營產生重大不利影響。
問題二：股東兜底承諾
發行人股東微創諮詢、中科招商、Huakang、華晟領豐、GreenPaper承諾承擔的訴訟賠償責任的範圍，內部分攤機制，股東分紅及承諾額外鎖定股份仍不足以賠償時的處理方式。
答覆要點：發行人股東微創諮詢、中科招商、Huakang、華晟領豐、GreenPaper（以下合稱「承諾人」）承諾：將按承諾出具日所持發行人股份/出具專利訴訟相關事項承諾函的全部股東（微創諮詢、中科招商、Huakang、華晟領豐、GreenPaper）所持發行人股份之和對應的比例在以下（1）、（2）項範圍內承擔發行人因執行上述波士頓科學專利訴訟案的判決結果或達成和解而需要承擔的賠償責任：
（1）自承諾出具之日起，發行人做出的分紅決議中承諾人相應獲得的全部扣稅後的現金分紅均存放於發行人開設的銀行專戶，用於實際發生賠償責任時履行承諾；
（2）承諾人同時承諾額外鎖定本企業持有的發行人股份總數的5％（以承諾出具日持有的股份數為基數），直至上述波士頓科學專利訴訟案了結。如承諾人應承擔的賠償金額超出了前述第（1）項承諾人在發行人銀行專戶所存資金，承諾人將以前述額外鎖定的發行人股份總數的5％（以承諾出具日持有的股份數為基數）為限向發行人履行賠償金額。
發行人主要股東微創諮詢、中科招商、Huakang補充承諾：對於前述全部承諾人履行其承諾後，發行人就專利訴訟案仍需承擔的賠償責任，由微創諮詢、中科招商、Huakang分別按承諾出具日所持發行人股份/出具專利訴訟相關事項承諾的全部股東（微創諮詢、中科招商、Huakang）所持發行人股份之和對應的比例承擔。
綜上，在股東分紅及承諾額外鎖定股份仍不足以賠償時，由發行人主要股東微創諮詢、中科招商、Huakang兜底承諾承擔剩餘的賠償責任，該等承諾與處理方式可以使發行人因該等訴訟案件可能受到的損失得到充分賠償，不會損害發行人及中小股東權益。
蟈蟈評述
智慧財產權作為擬上市企業的核心資產和核心競爭力，一直備受中介機構以及監管部門的關注，也是競爭對手用來「狙擊」擬上市企業的最主要的」武器「及」撒手鐧」。尤其對於科創板企業而言，這一點表現得更加明顯。
根據公開報導，上市公司合縱科技（300477）、石英股份（603688）、康弘藥業（007273）等企業在上市過程中就與相關競爭對手在專利領域纏鬥很久，才最終完成上市；科創板申報企業晶豐能源、安翰科技、長陽科技等也在進行著艱苦的專利「反擊戰」。
科創板企業均是知識密集型企業，智慧財產權是企業的重要資產，在企業的發展過程中發揮著不可或缺的作用，因此科創板相關法規對智慧財產權均有明確規定。例如，《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》第12條規定，發行人不存在主要資產、核心技術、商標等的重大權屬糾紛等對持續經營有重大不利影響的事項。此外，《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第41號——科創板公司招股說明書》第33條也規定，發行人應披露由於重大技術、產品、政策、經營模式變化等可能導致的風險。如技術風險，包括技術升級迭代、研發失敗、技術專利許可或授權不具排他性、技術未能形成產品或實現產業化等風險；再如法律風險，包括重大技術、產品糾紛或訴訟風險等對發行人合法合規性及持續經營的影響。
針對科創板企業，競爭對手一般採取訴訟、主張專利無效、舉報乃至公開在媒體上質疑等手段對相關申報企業進行「狙擊」，因此，如何合理合法並高效的對前述「狙擊」進行反擊，並獲得監管部門及投資者的認可，最終實現順利上市，是科創板企業需要重點考慮的問題。
結合南微醫學的案例，蟈蟈團隊有如下建議和分析：
1、擬上市企業需要高度重視智慧財產權保護，既要合理保護自身擁有的資產產權，也要尊重其他主體的智慧財產權，在企業內部建立健全智慧財產權保護體系。就專利而言，需要提前布局專利保護的「護城河」，建立有效的專利保護防禦體系；就可能存在的糾紛，主動在申報前通過和解、專利購買、專利授權等方式合法取得有關專利的使用權，解決有關專利糾紛。
2、在上市申報文件中，針對已經發生的或者潛在的智慧財產權糾紛要進行充分的信息披露。科創板註冊制的核心是信息披露，這一點與其他資本市場上市板塊大不相同。南微醫學在科創板的申報文件對波士頓科學公司在美國及德國起訴其專利侵權就做了翔實的披露。
3、針對已經發生的智慧財產權訴訟，要積極應對。就南微醫學而言，其已及時聘請美國及德國的律師積極應對波士頓科學公司的訴訟。
4、針對交易所對已經發生的智慧財產權訴訟的問詢，如果能及時聘請專業機構或者專業人士出具相關專業意見，將有助於說服監管部門。
在南微醫學這個案例中，發行人律師的回覆意見中分別援引了德國和美國的專利律師的意見，相關專利律師結合本國的專利法律，認為發行人、MTU不侵犯BSC、BSSI的專利權。同時，發行人聘請了國內知名的智慧財產權法學家、醫學專家、機械領域專家等專家，出具了發行人「止血夾（Sureclip）」產品無論是設計理念、技術原理、產品結構還是臨床應用上，都具有新穎性和創造性，並不存在抄襲、剽竊和惡意侵權行為的意見。專家表示，「止血夾（Sureclip）」與波士頓科學專利以及波士頓科學止血夾存在實質性的差異，對法院最終判定不構成侵權結論持樂觀態度。
此外，發行人還聘請了中國國際私法領域的專家，專家給出的意見認為外國專利權人在中國法院起訴發行人的可能性微乎其微。為了進一步證明自己的「清白「，發行人還聘請智慧財產權服務機構進行專利檢索，得出止血夾（Sureclip）產品在歐洲、美國檢索未發現高侵權風險的結論。
可見，南微醫學為此專利訴訟是窮盡了各種手段，請了各路專家進行論證及說明，值得借鑑及學習。
5、由於有關智慧財產權訴訟的周期都很長，一般很難在企業上會前取得明確的結果，因此為了避免可能的敗訴給發行人造成的不利影響，發行人的實際控制人或者主要股東可以就可能的訴訟賠償做出承諾，在發行人敗訴時，由其來承擔相應的損失，以避免社會公眾投資人的損失。這樣的承諾補償安排，目前已經形成IPO項目審核的慣例。